專利侵權(quán)訴訟中必須以產(chǎn)品實物作為侵權(quán)比對對象？

納暮2個月前

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“本文通過梳理公開案例探討專利侵權(quán)訴訟中是否必須以產(chǎn)品實物作為侵權(quán)比對對象，如不是必須，權(quán)利人如何舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮俊杰張羽涵廣東法制盛邦律師事務(wù)所

引言

在專利侵權(quán)訴訟中，原告通常提交被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實物，并以實物為侵權(quán)比對對象，判斷其是否落入專利權(quán)保護范圍。然而，對于獲取難度較大甚至無法獲取并提交的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，如僅供出口的產(chǎn)品、僅向特定客戶群體銷售的產(chǎn)品，再如大型設(shè)備、建造物等不適于提交或者無法提交的產(chǎn)品，該等情況下原告如何對被訴侵權(quán)產(chǎn)品進行舉證是權(quán)利人特別關(guān)切的問題。

鑒于此，本文通過梳理公開案例探討專利侵權(quán)訴訟中是否必須以產(chǎn)品實物作為侵權(quán)比對對象，如不是必須，權(quán)利人如何舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案。

PART.01
產(chǎn)品實物之外的相關(guān)技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻也可以為侵權(quán)比對對象

在（2020）最高法知民終1593號發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案中[1]，西某公司主張匯某公司制造、銷售的若干款高壓變頻器產(chǎn)品侵害了其發(fā)明專利權(quán)。該案中，西某公司未提供被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實物用于技術(shù)比對，而是以匯某公司的相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)資料及其在官網(wǎng)以及公開媒體發(fā)表的相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)介紹文章為依據(jù)證明其主張。案件的其中一個爭議焦點即在于在沒有提供被訴侵權(quán)產(chǎn)品實物的情況下，該等證據(jù)能否作為用于判定被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵權(quán)與否的依據(jù)。最高法院評述稱：因被訴侵權(quán)實物最能直接且完整地反映其實施的技術(shù)方案，故在侵權(quán)判定的司法實踐中，原告一般提供被訴侵權(quán)產(chǎn)品作為侵權(quán)比對的依據(jù)，以確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護范圍。但應(yīng)明確的是，對被訴侵權(quán)產(chǎn)品、設(shè)備等實物進行勘驗僅是查明其實施的技術(shù)方案并進行侵權(quán)比對的有效手段之一，即便在缺少實物進行驗證的情況下，只要現(xiàn)有證據(jù)材料能夠客觀、真實地反映被訴侵權(quán)產(chǎn)品所實際實施的技術(shù)方案，就可以之作為被訴侵權(quán)技術(shù)方案并用于進行侵權(quán)與否的判定。該案中，根據(jù)匯某公司發(fā)布的相關(guān)內(nèi)容可以認定被訴的若干款高壓變頻器實施了涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)方案。

另在（2021）最高法民申3831號發(fā)明專利侵權(quán)糾紛申請再審審查案中[2]，宏某公司主張遠某公司制造、銷售的管道用耐高壓旋轉(zhuǎn)補償器侵害了其發(fā)明專利權(quán)。該案中，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品安裝在正在運營的傳輸管道上，直接拆解實物進行比對存在技術(shù)困難，因此宏某公司提交了相關(guān)合同圖紙作為侵權(quán)比對的依據(jù)。遠某公司則對合同圖紙作為比對對象的合法性提出質(zhì)疑，認為僅憑圖紙無法準確反映被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實際技術(shù)特征。事實上，合同圖紙能否作為侵權(quán)比對的依據(jù)是一審、二審、申請再審階段的爭議焦點。最高法院在審查再審申請時認為：在侵權(quán)判定中，一般情況下應(yīng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實物所具備的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征進行比對，但是如果獲取被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實物存在困難，例如獲取行為存在技術(shù)障礙，將導致社會公共利益或第三方利益的重大損失，此時如有充分證據(jù)證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)具備的技術(shù)特征，則可以將經(jīng)證據(jù)證明的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征進行比對。本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品用于流體介質(zhì)傳輸管道，從正在運營的傳輸管道中拆解該產(chǎn)品存在技術(shù)困難，并將導致社會公共利益或第三方利益的重大損失。在此情況下，由于現(xiàn)有證據(jù)可以證明涉案合同的圖紙與被訴侵權(quán)產(chǎn)品實物具有高度的一致性，且本領(lǐng)域技術(shù)人員基于該圖紙可以分析出其密封腔在正常工作狀態(tài)下空間大小的變化趨勢，因此二審判決將被訴侵權(quán)產(chǎn)品的圖紙與涉案專利進行比對以查明事實并無不當。

上述案例表明，判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入專利權(quán)保護范圍通常應(yīng)當與被訴侵權(quán)產(chǎn)品實物進行比對，但相關(guān)的技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻等，如果能反映專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征，也可以根據(jù)該等技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻等記載的技術(shù)特征與專利權(quán)權(quán)利要求記載的技術(shù)特征進行比對。

PART.02
產(chǎn)品實物之外的侵權(quán)比對對象應(yīng)全面完整地呈現(xiàn)全部的技術(shù)特征

但需要指出的是，因技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻等相較于被訴侵權(quán)產(chǎn)品實物而言，其呈現(xiàn)相關(guān)技術(shù)特征可能不夠全面、不夠完整，在該等情況下，權(quán)利人應(yīng)承擔舉證不能的后果。

在（2023）最高法知民終1068號發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案中[3]，東某公司主張晟某公司制造、銷售、許諾銷售的抽屜滑軌快裝調(diào)節(jié)機構(gòu)侵害了其發(fā)明專利權(quán)。東某公司對被控侵權(quán)產(chǎn)品進行了公證購買，但其公證保全的實物證據(jù)遺失，僅提交了公證書中的照片進行侵權(quán)比對。一二審法院均認定東某公司未能提供本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實物予以拆解比對，可以公證書中的圖片進行侵權(quán)比對。而以被訴侵權(quán)產(chǎn)品圖片進行對比可知，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的圖片未能體現(xiàn)其內(nèi)部結(jié)構(gòu)，由于“調(diào)節(jié)板手通過彈性部與調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)盤連接”“鎖止塊通過按壓后與聯(lián)接座脫離”等特征無法通過圖片觀察得出，且相關(guān)結(jié)構(gòu)特征并不存在唯一必然的技術(shù)實現(xiàn)方法，因此無法認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與涉案專利權(quán)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征。

另在（2020）最高法知民終1736號實用新型專利侵權(quán)糾紛案中[4]，群某公司主張凱某公司制造、銷售、許諾銷售的一種搖擺式工藝品侵害了其實用新型專利權(quán)。此前，群某公司在廣交會上發(fā)現(xiàn)凱某公司展出了涉嫌侵權(quán)的搖擺式工藝品，隨后群某公司向廣交會投訴站進行了投訴，并拍攝了被訴侵權(quán)產(chǎn)品的照片作為證據(jù)。群某公司并未取得被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實物，請求以其在廣交會上拍攝的照片與涉案專利的權(quán)利要求進行比對。一二審法院均認定可以采用廣交會上拍攝的照片進行侵權(quán)比對。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的擺體和支翼是否可以擺動是本案中判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)特征。而證據(jù)中并未找到同一被訴侵權(quán)產(chǎn)品因擺動而具有不同形態(tài)的照片。群某公司提交的證據(jù)無法證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品擺體和支翼可以擺動，其在具備利用錄像等取證方式確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否可以擺動的技術(shù)條件下，未能獲取被訴侵權(quán)產(chǎn)品的具體技術(shù)事實，導致其是否落入涉案專利權(quán)利要求1保護范圍的事實真?zhèn)坞y辨，群某公司應(yīng)當承擔舉證不能的后果。

PART.03
結(jié)語

概言之，專利侵權(quán)訴訟中判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入專利權(quán)保護范圍通常是與被訴侵權(quán)產(chǎn)品實物進行比對，但不是必須以產(chǎn)品實物作為比對對象。如果相關(guān)的技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻等能反映專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征，也可以根據(jù)該等技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻等記載的技術(shù)特征與專利權(quán)權(quán)利要求記載的技術(shù)特征進行比對。但需指出，權(quán)利人若以技術(shù)文檔、合同、圖片、視頻等作為侵權(quán)比對對象，應(yīng)確認該等材料能夠全面、完整地反映涉案專利相關(guān)權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，否則應(yīng)承擔舉證不能的后果。

本文引用案例均為發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷那謾?quán)案例，但本文觀點同樣適用于外觀設(shè)計專利的侵權(quán)訴訟[5]。

注釋：
[1]（2020）最高法知民終1593號民事判決書。
[2]（2021）最高法民申3831號民事裁定書。
[3]（2023）最高法知民終1068號民事判決書。
[4]（2020）最高法知民終1736號民事判決書。
[5]（2017）粵民終2080號民事判決書。

馮俊杰作者專欄