關(guān)于美國不公平行為（“inequitable conduct”）的典型司法案例梳理

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“不侵權(quán)抗辯、無效抗辯以及不公平行為為專利侵權(quán)訴訟抗辯的三板大斧子?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯 廣東君龍律師事務(wù)所

在美國專利法中，不公平行為（“inequitable conduct”）是指在專利申請(qǐng)過程中，通過避免披露、歪曲等手段，意圖欺騙美國專利商標(biāo)局獲得專利授權(quán)等違反申請(qǐng)人的誠信義務(wù)的行為【1】。一旦在訴訟中證實(shí)存在不公平行為，法院將實(shí)施處罰，使專利無法實(shí)施。事實(shí)上，不僅該專利無法實(shí)施，與該專利相關(guān)的家族專利存在被認(rèn)定無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。正因如此，不侵權(quán)抗辯、無效抗辯以及不公平行為成為專利侵權(quán)訴訟抗辯的三板大斧子。

01關(guān)于37 C.F.R. § 1.56的申請(qǐng)人披露義務(wù)（Duty of Disclosure）

37 C.F.R. § 1.56 （以下稱56條）要求專利申請(qǐng)人在與美國專利商標(biāo)局 (PTO) 打交道時(shí)履行坦誠義務(wù)并誠信行事，這包括披露對(duì)未決專利申請(qǐng)中任何權(quán)利要求的可專利性至關(guān)重要的信息的義務(wù)。一般來說，申請(qǐng)人必須向?qū)＠虡?biāo)局提交任何可能影響其專利申請(qǐng)中要求保護(hù)的發(fā)明是否具有專利性的現(xiàn)有技術(shù)，例如先前的專利和出版物。該義務(wù)還包括披露可能構(gòu)成專利性障礙的先前公開使用或銷售的信息。

第 56 條沒有具體規(guī)定對(duì)未履行披露義務(wù)的處罰。但是根據(jù)普通法，違反這一義務(wù)會(huì)導(dǎo)致認(rèn)定不公平行為。如果證明存在不公平行為，法院將實(shí)施處罰，使涉案專利以及相關(guān)的家族專利均無法實(shí)施。因此，不遵守56條的處罰相當(dāng)嚴(yán)厲。并且，承擔(dān)披露義務(wù)的人范圍相當(dāng)寬泛，除公司以外的，包括參與準(zhǔn)備、提交、歸檔和/或起訴專利申請(qǐng)的所有個(gè)人。

由于導(dǎo)致的后果嚴(yán)重以及在Therasense案前，缺乏對(duì)不公平行為認(rèn)定的明確標(biāo)準(zhǔn)，該抗辯一度成為訴訟中過度濫用的手段。美國法律業(yè)界稱其為專利訴訟制度中的 “瘟疫”，意指該抗辯方式被嚴(yán)重濫用。同時(shí)，不公平行為指控的激增也導(dǎo)致專利申請(qǐng)人和從業(yè)者會(huì)在專利申請(qǐng)的過程中過度信息披露聲明 (IDS) ，增加了專利審查員的審查負(fù)擔(dān)，也最終損害了授權(quán)專利的質(zhì)量。

02關(guān)于不公平行為認(rèn)定的著名案例TheraSense v. Becton-Dickinson【2】

正是在不公平行為抗辯過度使用的背景下，聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在Therasense案中對(duì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了審理和總結(jié)，認(rèn)為：侵權(quán)人必須從以下兩個(gè)角度來證明其主張：1）專利權(quán)人未披露的、歪曲或提供虛假陳述的相關(guān)資料或信息均與專利的可專利性相關(guān)；2）前述1）的行為具有欺騙專利商標(biāo)局的明確故意。并且，與Therasense案之前的Sliding認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同，該案的法官認(rèn)為，未披露內(nèi)容的重要性和主觀故意是兩個(gè)獨(dú)立的要素，應(yīng)分別進(jìn)行論證，并均應(yīng)滿足相應(yīng)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。具體而言，對(duì)于資料或信息的重要性證明，采用“如果沒有”的標(biāo)準(zhǔn)（but-for），即，被告必須通過優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)來證明，如果不是因?yàn)閷＠麢?quán)人的未披露或虛假陳述等，該專利就不會(huì)被授予專利權(quán)。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，即使專利權(quán)人未披露某些文件或信息，但是如果這些文件或信息不足以影響專利授權(quán)，那么不足以認(rèn)定不公平行為。

對(duì)于上述的“but for”標(biāo)準(zhǔn)，CAFA設(shè)立了一個(gè)例外情形，就是惡意的不當(dāng)行為（affirmative egregious misconduct），例如，故意提交虛假的宣誓書等。這種情形下，被告的主觀惡意昭然若揭，不要求證明文件或信息的重要程度。

關(guān)于不公平行為認(rèn)定的第二個(gè)因素—明確故意，法院認(rèn)為，專利權(quán)人實(shí)施相關(guān)爭議行為必須出于欺騙美國專利商標(biāo)局的主觀故意，并且這一項(xiàng)的證明標(biāo)準(zhǔn)是清楚并令人信服的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，比前述“重要性”的證明標(biāo)準(zhǔn)要高。在CAFC看來，如果申請(qǐng)人知道相關(guān)信息的存在，并且知道相關(guān)信息的重要性，但主動(dòng)選擇不向?qū)＠虡?biāo)局披露，則能證明義務(wù)人存在欺騙專利商標(biāo)局的明確故意。這種主觀故意可以間接推斷，前提是這樣的推論是“唯一最能夠從證據(jù)中得出的合理推論”【3】。

通過明確“重要性”以及“明確故意”兩個(gè)考量因素、二者之間的關(guān)系以及各自的證明標(biāo)準(zhǔn)，CAFC希望遏制目前被過度濫用的制度，為其提供更為明確的指導(dǎo)意見。然而，業(yè)界同樣有學(xué)者認(rèn)為，這個(gè)判決可能將從一個(gè)極端跳至另一個(gè)極端，導(dǎo)致不公平行為抗辯使用困難，并且極大限制了地區(qū)法院的自由裁量權(quán)。

03Therasense案后關(guān)于不公平行為的重要案例

筆者按照大致的時(shí)間順序梳理了一下檢索的案例，供大家對(duì)不公平行為的具體情形有常識(shí)性的了解，避免出現(xiàn)不可挽回的錯(cuò)誤。由于篇幅問題，略去與不公平行為無關(guān)的部分。

3.1）August Technology Corp. v. Camtek, Ltd.【4】

CAFC駁回被告關(guān)于不公平行為的主張，認(rèn)為，申請(qǐng)人未披露的在先銷售的設(shè)備并未在涉案專利的申請(qǐng)日前上市銷售，不屬于35 U.S.C. 第 102(b)條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)，不屬于Therasense案要求的“but for”信息。并且，CAFC進(jìn)一步分析，即使前述未披露的設(shè)備確實(shí)是在申請(qǐng)日前上市銷售的，仍然不滿足“but for”標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)槠渑c其他在先技術(shù)結(jié)合仍然無法使涉案專利申請(qǐng)因?yàn)槿狈?chuàng)造性而不被授權(quán)。

3.2）Powell v. Home Depot USA Inc.【5】

可以理解，實(shí)務(wù)中不公平行為涉及的未披露信息大部分是影響專利申請(qǐng)授權(quán)的在先技術(shù)。但與此不同，該案涉及的未披露信息并非在先技術(shù)。在涉案專利申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人提交了一份請(qǐng)求加快審查的請(qǐng)求書（Petition to Make Special），理由是他有義務(wù)制造和供應(yīng)被權(quán)利要求覆蓋的產(chǎn)品。然而，在請(qǐng)求書獲準(zhǔn)之前，申請(qǐng)人在請(qǐng)求書提到的意向買家通過其他更高效的途徑制造出了相關(guān)零部件，即，申請(qǐng)人不再有緊急的制備設(shè)備的義務(wù)，但申請(qǐng)人未及時(shí)更新請(qǐng)求書，以表明請(qǐng)求書所依托的事實(shí)已經(jīng)發(fā)生改變。最終，專利商標(biāo)局批準(zhǔn)了快速審查的請(qǐng)求。

CAFC認(rèn)為，申請(qǐng)人在該案中的行為明顯不符合“but for”標(biāo)準(zhǔn)，其嚴(yán)重程度亦未達(dá)到“惡意不當(dāng)行為”（Therasense案確定的例外情形），例如提交虛假的宣誓書。因此，CAFC駁回了被告關(guān)于不公平行為的主張。

3.3）Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc.【6】

這個(gè)案例是Therasense案以后CAFC做出的第一個(gè)支持不公平行為認(rèn)定的案例。在該案中，各方在未披露信息的“重要性”這點(diǎn)上幾乎沒有爭議，因?yàn)樵谝粚忂^程中，一審法院已經(jīng)基于該未披露的信息認(rèn)定涉案專利無效。

如前所述，在主觀意圖方面，被告須按照清楚并具有說服力的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來證明原告未披露相關(guān)資料是出于欺騙專利商標(biāo)局的明確故意。在該案中，涉案專利的發(fā)明人被指控故意未披露兩項(xiàng)在先技術(shù)文獻(xiàn)（Vidal文獻(xiàn)以及GV文獻(xiàn)）。發(fā)明人解釋，Vidal文獻(xiàn)的實(shí)驗(yàn)效果未達(dá)到8小時(shí)穩(wěn)定性這一關(guān)鍵數(shù)值，相當(dāng)于失敗的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，無須向?qū)＠虡?biāo)局提供。然而，法官認(rèn)定發(fā)明人這一陳述不可信，因?yàn)閂idal文獻(xiàn)披露的眾多實(shí)驗(yàn)里面，大部分實(shí)現(xiàn)了6~30小時(shí)的穩(wěn)定性，發(fā)明人僅僅從Vidal文件里篩選了支持其主張的部分失敗案例。換言之， Vidal文獻(xiàn)已經(jīng)披露了相關(guān)的技術(shù)方案。并且，發(fā)明人是該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，并在Vidal論文公開發(fā)表之前須做出審核，并且在法庭上也作了這樣的聲明。

因此，基于Vidal文獻(xiàn)的重要性，以及發(fā)明人具有明確的企圖欺騙專利商標(biāo)局的明確故意，CAFC認(rèn)定，原告的不公平行為成立，涉案專利不可實(shí)施。

3.4）Worldwide Home Prods., Inc. v. Bed Bath & Beyond, Inc.【7】

在該案中，被告主張，原告為獲授權(quán)采取了不公平行為，理由是在專利申請(qǐng)期間，原告律師故意向?qū)＠虡?biāo)局對(duì)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品手冊(cè)中描述的衣架進(jìn)行了虛假陳述。具體地，在申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人的專利代理律師提交了作為現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品手冊(cè)，但照片并未清晰顯示爭議的技術(shù)特征。在此前提下，審查員基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)做出了授權(quán)的決定。但是，在整個(gè)申請(qǐng)授權(quán)過程中，申請(qǐng)人的專利代理律師都保管相關(guān)產(chǎn)品的實(shí)物，但并未向?qū)彶閱T提供，并在審查員對(duì)先關(guān)技術(shù)特征提出疑問時(shí)，對(duì)產(chǎn)品手冊(cè)的公開內(nèi)容做了故意的虛假陳述。

最終，地區(qū)法院作出有利于被告的簡易判決，認(rèn)定涉案專利不可實(shí)施。

3.5）Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.【8】

本案中，為克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷，申請(qǐng)人向?qū)＠虡?biāo)局作虛假宣誓，聲明其實(shí)際上在該現(xiàn)有技術(shù)公開日前已經(jīng)可以獲得申請(qǐng)中的技術(shù)（reduce to practice）。經(jīng)法院調(diào)查后認(rèn)為，該日期前申請(qǐng)人并未實(shí)際再現(xiàn)相關(guān)技術(shù)。雖然申請(qǐng)人的代理律師后續(xù)提交了一份修改后的聲明，但是法院認(rèn)為，申請(qǐng)人修改后的聲明不具備“誠意”，即，申請(qǐng)人并未向?qū)＠虡?biāo)局公開、明確指出在先的聲明存在虛假事實(shí)，并且將在后聲明與眾多資料一并提交，企圖蒙混審查員的注意力。最終，法院認(rèn)定申請(qǐng)人的虛假陳述屬于Therasense案中規(guī)定的例外情形，即惡意不公平行為，認(rèn)定涉案專利無法實(shí)施，無須審理未披露信息的重要程度。

3.6）TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co.【9】

本案屬于又一個(gè)認(rèn)定不公平行為的案例。CAFC經(jīng)二審后支持地區(qū)法院的裁決，認(rèn)定專利權(quán)人及其內(nèi)部律師存在故意歪曲現(xiàn)有技術(shù)的不公平行為。

在涉案專利的申請(qǐng)過程中，審查員起初并未引用現(xiàn)有技術(shù)，傾向于對(duì)申請(qǐng)授予專利權(quán)?；谂读x務(wù)，3M 隨后提交了涉訴被告的一款在先銷售的產(chǎn)品，銷售日期在 3M 申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前。審查員隨后認(rèn)為涉案專利的申請(qǐng)基于該在先銷售缺乏創(chuàng)造性，并做出了駁回意見。為克服該審查意見，3M向?qū)＠虡?biāo)局陳述，該現(xiàn)有技術(shù)受到保密協(xié)議的限制，不處于公眾可獲得的狀態(tài)，不屬于現(xiàn)有技術(shù)。最終審查員撤回駁回意見，并作出專利授權(quán)。然而，大量電子郵件和其他資料表明3M知悉被告的在先銷售的產(chǎn)品早已公開展示，但故意向?qū)彶閱T隱瞞這一事實(shí)，企圖獲得專利的授權(quán)。

從前述3.5）以及3.6）兩個(gè)案例可見，盡管Therasense 案提高了證明專利權(quán)人不公平行為的審查標(biāo)準(zhǔn)，但是如果存在向?qū)＠虡?biāo)局故意撒謊或虛假陳述的，法院仍然可以基于惡意不公平行為這一例外情形，直接認(rèn)定專利不可實(shí)施。

3.7）Regeneron Pharmaceuticals v. Merus N.V【10】

這個(gè)案子是極具爭議的案子，因?yàn)镃AFC認(rèn)可地區(qū)法院的分析，在缺乏欺騙專利商標(biāo)局的明確故意的前提下，根據(jù)原告在訴訟中的不當(dāng)行為推定原告在專利申請(qǐng)中的行為存在明確故意。

本案的原告Regeneron Pharmaceuticals起訴Merus專利侵權(quán)，被告反訴原告的專利不可實(shí)施，理由是其在申請(qǐng)過程中并未提交4篇與可專利性相關(guān)的在先技術(shù)文獻(xiàn)。在證據(jù)開示過程中，原告通過濫用律師與客戶之間的文件保密特權(quán)，隱藏與前述4篇文獻(xiàn)相關(guān)的證據(jù)?；谠嬖谠V訟中的不當(dāng)行為，地區(qū)法院的法官做出對(duì)原告的“反向”不利推定（adverse inference），推定其在申請(qǐng)過程中未披露的四篇文獻(xiàn)的行為是出于欺騙專利商標(biāo)局的明確故意。原告認(rèn)為地區(qū)法院濫用自由裁量權(quán)，在主觀意圖這個(gè)問題上做出與Therasense案不一致的認(rèn)定，以此為由上訴至CAFC。CAFC在二審后維持了地區(qū)法院的判決。

CAFC的判決是多數(shù)決，部分法官提出了反對(duì)意見，認(rèn)為，Therasense要求通過明確且令人信服的證據(jù)證明欺騙的主觀故意，并在訴訟不當(dāng)行為和申請(qǐng)過程中的不公平行為之間存在明顯的劃分界限，而地區(qū)法院的判決明顯有悖這樣的裁判原則。

雖然該判決與Therasense案認(rèn)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)存在分歧，但是后續(xù)引用該案作為在先案例的案件并不多，因此可以大膽推測(cè)，該案件不會(huì)改變前Therasense案認(rèn)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

04結(jié)論及建議

首先，通過梳理前述關(guān)于不公平行為的案例，筆者發(fā)現(xiàn)，為了避免后續(xù)專利被認(rèn)定不可實(shí)施，在申請(qǐng)過程中與美國專利商標(biāo)局的真誠溝通是首要的。在文件重要性存疑的前提下，不輕易低估文件的重要性，主動(dòng)向?qū)＠虡?biāo)局提交。至于目前美國專利商標(biāo)局面臨的過度披露的問題，官方應(yīng)尋求有效的法律規(guī)定來解決。只要申請(qǐng)人不是為了過度遞交以企圖掩蓋重要文獻(xiàn)的目的，就建議積極提交相關(guān)文獻(xiàn)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

其次，在收到授權(quán)通知書以后，建議申請(qǐng)人再次確認(rèn)重要文獻(xiàn)是否全部被審查員記錄在IDS的遞交檔案中。如果答案是否，申請(qǐng)人應(yīng)聯(lián)系審查員進(jìn)行補(bǔ)錄。并且，通過錄入更多的在先技術(shù)文獻(xiàn)，在后續(xù)的無效程序中可以推定涉案專利的穩(wěn)定性更高。

最后，雖然Regeneron案并未旨在推翻Therasense案關(guān)于不公平行為的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，但是可以預(yù)見的是，訴訟中的不當(dāng)行為仍然可能對(duì)于申請(qǐng)中的不公平行為構(gòu)成不利推定。因此，不論是在申請(qǐng)過程中抑或是訴訟中，當(dāng)事人的誠信行為都是至為關(guān)鍵的。

注：

【1】37 C.F.R. § 1.56
【2】Therasense v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011)
【3】 “the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence.”
【4】 August Technology Corp. v. Camtek, Ltd., 655 F.3d 1278, 99 U.S.P.Q.2d (BNA) 1766 (Fed. Cir. 2011)
【5】 Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., 663 F.3d 1221, 100 U.S.P.Q.2d (BNA) 1742 (Fed. Cir. 2012)
【6】 Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc., 675 F.3d 1324, 102 U.S.P.Q.2d (BNA) 1445 (Fed. Cir. 2012)
【7】 Worldwide Home Prods., Inc. v. Bed Bath & Beyond, Inc., No. 11 Civ. 03633 (LTS)(MHD) (S.D.N.Y. Jan. 22, 2013)
【8】 Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., No. 09 C 2945 (N.D. Ill. Mar. 2, 2012)
【9】 TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co., 812 F.3d 1295, 2016)
【10】 Regeneron Pharm., Inc. v. Merus N.V., 878 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2017)

（原標(biāo)題：關(guān)于美國不公平行為(“inequitable conduct”)的典型司法案例梳理）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯 廣東君龍律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關(guān)于美國不公平行為（“inequitable conduct”）的典型司法案例梳理（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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