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作者：姜向陽(yáng) 北京市安理律師事務(wù)所律師
原標(biāo)題：直接描述商品原料的相似詞匯作為商標(biāo):缺乏顯著性被駁回
權(quán)利人劉某向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“大高梁”商標(biāo)用于酒類(lèi)商品，商標(biāo)局以“大高梁”直接描述了本商品的原料特點(diǎn)，因而缺乏顯著性特征為由駁回了申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。權(quán)利人不服，申請(qǐng)復(fù)審。在商標(biāo)評(píng)審程序中，申請(qǐng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給大高粱公司。經(jīng)過(guò)審查，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依然決定駁回注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)。大高粱公司不服，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。法院一審判決維持商標(biāo)局的決定，大高粱公司上訴，北京市高級(jí)人民法院判決駁回上訴，維持原判。
我國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定不得將直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)志作為商標(biāo)注冊(cè)，因?yàn)槠淙狈︼@著性特征。
商標(biāo)的基本作用在與區(qū)分不同的商品、服務(wù)提供者，為消費(fèi)者選擇商品提供指示作用。要發(fā)揮商標(biāo)的區(qū)分識(shí)別作用，具有顯著性是標(biāo)志作為商標(biāo)注冊(cè)、使用的首要條件。我國(guó)《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定了因缺乏顯著性而不得作為商標(biāo)注冊(cè)的情況，（一）僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。上述標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著性特征，便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。因此第十一條相對(duì)于第十條的規(guī)定，被稱(chēng)為商標(biāo)注冊(cè)的相對(duì)禁止規(guī)則。
商標(biāo)使用者為了使消費(fèi)者對(duì)于其商品產(chǎn)生積極印象，將間接描述或暗示商品特征、質(zhì)量的詞匯作為商標(biāo)使用，這類(lèi)商標(biāo)與使用該商標(biāo)的商品具有緊密聯(lián)系，因此顯著性較弱，是否能夠作為商標(biāo)注冊(cè)需要個(gè)案判斷。部分商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人為規(guī)避第十一條第二款的規(guī)定，不直接使用描述性詞匯，而使用與描述性詞匯相近似的詞匯作為商標(biāo)注冊(cè)，消費(fèi)者在一般注意力下容易將其誤讀為表示指定使用商品原料特點(diǎn)的字詞，這樣的商標(biāo)也會(huì)被認(rèn)定不具有顯著性。
具體到本案中，爭(zhēng)議商標(biāo)指定使用在燒酒、白酒等商品上。高粱是制作燒酒、白酒的常用原料，爭(zhēng)議商標(biāo)“大高梁”，其中“梁”字與“粱”字型近似、讀音相同，與高字連用并使用在白酒等商品上，相關(guān)公眾在施以一般注意力的情況下很容易將其誤讀為“大高粱”?！按蟾吡骸币辉~本身具有高高的房梁、屋梁的含義，但將其使用在白酒等商品上，消費(fèi)者將其誤認(rèn)為“高粱”的可能性大大高于將其認(rèn)知為本意的可能性，因此北京市高級(jí)人民法院在判決中指出，申請(qǐng)商標(biāo)“大高梁”雖然本身不是僅僅直接表示釀酒原料“高粱”的詞，但根據(jù)普通消費(fèi)者的認(rèn)讀習(xí)慣，極易被認(rèn)為是表示指定使用商品原料特點(diǎn)的字詞，因此難以起到區(qū)別商品來(lái)源的功能，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。
本案中還需要注意的是，大高粱公司主張其已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)“東北大高梁”商標(biāo)，因此“大高梁”商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有顯著性。商標(biāo)顯著性判斷實(shí)行個(gè)案判斷，即使“東北大高梁”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，也不能作為證據(jù)支持“大高梁”商標(biāo)具有顯著性。
從本案中可以看出，將與直接描述商品原料、質(zhì)量等特點(diǎn)的詞匯相近似的詞匯作為商標(biāo)注冊(cè)，若相關(guān)公眾在施以一般注意力的情況下更容易將其認(rèn)為是描述性詞匯而非該詞匯本身含義，則該商標(biāo)可能被認(rèn)定不具有顯著性。商標(biāo)顯著性判斷遵循個(gè)案判斷原則，其他商標(biāo)的注冊(cè)情況一般不產(chǎn)生證明效力。
2004年3月25日，劉守源向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）申請(qǐng)注冊(cè)“大高梁”商標(biāo)（即申請(qǐng)商標(biāo)），申請(qǐng)?zhí)枮?978310號(hào)，指定使用在第33類(lèi)燒酒、果酒（函酒精）、葡萄酒、酒（飲料）、米酒、黃酒、白酒等商品上。
2005年8月23日，商標(biāo)局作出編號(hào)為ZC3978310BH1的《商標(biāo)駁回通知書(shū)》，以“高粱”是釀酒原料，以“大高粱”作商標(biāo)用于指定商品上直接描述了本商品的原料特點(diǎn)為由，依據(jù)《商標(biāo)法》第十條第一款第（2）項(xiàng)和第二十八條的規(guī)定，駁回了申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。
劉守源不服，于2005年9月5日向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，主要理由為：申請(qǐng)商標(biāo)是劉守源家族世代勞動(dòng)成果，已具有良好的知名度和影響力；申請(qǐng)商標(biāo)沒(méi)有表示商品的主要原料，商標(biāo)中的“梁”字表示的是橋梁、房梁的意思，不是高粱米的“粱”，兩個(gè)字含義不同，請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以初步審定。在商標(biāo)評(píng)審程序中，申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給大高粱公司。
劉守源于2005年9月5日申請(qǐng)復(fù)審時(shí)，并未提供關(guān)于證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用獲得顯著性的證據(jù)，且在其提交的《駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)復(fù)審申請(qǐng)書(shū)（首頁(yè)）》中的“是否需要提交補(bǔ)充證據(jù)材料”一欄中勾選了“否”選項(xiàng)。但大高粱公司于2009年11月11日向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)遞交了一系列補(bǔ)充證據(jù)材料，即大高粱公司訴訟中所主張足以證明申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)使用取得了顯著特征的證據(jù)。
2009年11月9日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出第30111號(hào)決定，認(rèn)定：申請(qǐng)商標(biāo)與直接表示酒類(lèi)商品原料的“高粱”字形近似、發(fā)音相同，申請(qǐng)商標(biāo)雖然不是直接表示釀酒原料的詞，但用在白酒等商品上卻極易誤認(rèn)為是表示指定使用商品原料特點(diǎn)的字詞，不便于消費(fèi)者識(shí)別，不具備區(qū)別商品來(lái)源的功能，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。且商標(biāo)申請(qǐng)人未提供證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已通過(guò)使用取得了顯著特征。至于商標(biāo)申請(qǐng)人主張的其他在先注冊(cè)商標(biāo)因與本案情況不同，且商標(biāo)審查依據(jù)個(gè)案原則，其他在先商標(biāo)的注冊(cè)不能成為申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)予注冊(cè)的必然理由。申請(qǐng)商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)志。綜上，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)、第二十八條的規(guī)定，決定申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。
大高粱公司不服，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。
北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為：申請(qǐng)商標(biāo)由三個(gè)漢字“大高梁”組成，指定使用在燒酒、白酒等商品上。申請(qǐng)商標(biāo)“大高梁”中的“梁”與常用的釀酒原料“高粱”中的“粱”讀音相同，字形相近，指定使用在酒類(lèi)產(chǎn)品上的申請(qǐng)商標(biāo)用“梁”與“高”相結(jié)合來(lái)構(gòu)詞，普通消費(fèi)者極易把此處的“梁”認(rèn)讀為“粱”，而不會(huì)作“高高的木梁、高高的屋梁、高高的房梁”來(lái)理解和認(rèn)讀。申請(qǐng)商標(biāo)“大高梁”雖然本身不是直接表示釀酒原料的詞，但根據(jù)普通消費(fèi)者的認(rèn)讀習(xí)慣，其極易被認(rèn)為是表示指定使用商品原料特點(diǎn)的字詞，因此難以起到區(qū)別商品來(lái)源的功能，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。大高粱公司認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)未僅僅直接表示商品的原料特點(diǎn)且具有顯著性的訴訟觀點(diǎn)缺乏事實(shí)根據(jù)，不予支持。申請(qǐng)商標(biāo)不符合《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《商標(biāo)法》）第十一條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)和第二十八條作出第30111號(hào)決定并無(wú)不當(dāng)。
根據(jù)《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第二十條的規(guī)定，當(dāng)事人需要在提出評(píng)審申請(qǐng)或者答辯后補(bǔ)充有關(guān)證據(jù)材料的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書(shū)或者答辯書(shū)中聲明，并自提交申請(qǐng)書(shū)或者答辯書(shū)之日起3個(gè)月內(nèi)一次性提交與申請(qǐng)書(shū)或答辯書(shū)相同份數(shù)的證據(jù)材料；未在申請(qǐng)書(shū)或答辯書(shū)中聲明或者期滿(mǎn)未提交的，視為放棄補(bǔ)充有關(guān)證據(jù)材料。本案中，申請(qǐng)商標(biāo)原申請(qǐng)人劉守源和大高粱公司均未在上述規(guī)定的期限內(nèi)提供補(bǔ)充證據(jù)材料，且劉守源在其于2005年9月5日提交的《駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)復(fù)審申請(qǐng)書(shū)（首頁(yè)）》中的“是否需要提交補(bǔ)充證據(jù)材料”一欄中勾選了“否”選項(xiàng)。本案中大高粱公司所主張的證明申請(qǐng)商標(biāo)通過(guò)使用獲得顯著性的補(bǔ)充證據(jù)的提交時(shí)間大大晚于《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第二十條所規(guī)定的期限，其并非第30111號(hào)決定作出的依據(jù)，法院對(duì)上述證據(jù)的證明力不作評(píng)述。劉守源及大高粱公司在商標(biāo)評(píng)審程序中未提交符合程序和期限要求的證明申請(qǐng)商標(biāo)通過(guò)使用獲得顯著性的證據(jù)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定商標(biāo)申請(qǐng)人未提供證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已通過(guò)使用取得了顯著特征并無(wú)不當(dāng)。
大高粱公司是否獲準(zhǔn)注冊(cè)“東北大高梁”商標(biāo)與第30111號(hào)決定的合法性審查缺乏關(guān)聯(lián)性，對(duì)大高粱公司相關(guān)訴訟理由不予支持。大高粱公司主張第30111號(hào)決定的送達(dá)程序不合理的訴訟理由不屬于對(duì)行政行為“合法性”進(jìn)行審查的范圍，不予支持。其主張商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在官方網(wǎng)站“中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)”實(shí)施了不合法行為的訴訟理由不屬于本案中對(duì)第30111號(hào)決定進(jìn)行審查的范圍，不予支持。
綜上，北京市第一中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第五十四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：維持第30111號(hào)決定。
大高粱公司不服一審判決，在法定期限內(nèi)向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審判決及第30111號(hào)決定。北京市高級(jí)人民法院判決駁回上訴，維持原判。
黑龍江東北大高梁酒業(yè)有限公司與國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)第3978310號(hào)“大高梁”商標(biāo)駁回行政糾紛案，北京市高級(jí)人民法院[（2011）知行字第84號(hào)]
來(lái)源：民商事裁判規(guī)則
作者：姜向陽(yáng) 北京市安理律師事務(wù)所律師
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君
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