直接描述商品原料的相似詞匯作為商標:缺乏顯著性被駁回

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜向陽北京市安理律師事務所律師

原標題：直接描述商品原料的相似詞匯作為商標:缺乏顯著性被駁回

權利人劉某向國家工商行政管理總局商標局申請注冊“大高梁”商標用于酒類商品，商標局以“大高梁”直接描述了本商品的原料特點，因而缺乏顯著性特征為由駁回了申請商標的注冊申請。權利人不服，申請復審。在商標評審程序中，申請商標轉讓給大高粱公司。經(jīng)過審查，商標評審委員會依然決定駁回注冊商標的申請。大高粱公司不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。法院一審判決維持商標局的決定，大高粱公司上訴，北京市高級人民法院判決駁回上訴，維持原判。

我國《商標法》規(guī)定不得將直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標志作為商標注冊，因為其缺乏顯著性特征。

律師點評

商標的基本作用在與區(qū)分不同的商品、服務提供者，為消費者選擇商品提供指示作用。要發(fā)揮商標的區(qū)分識別作用，具有顯著性是標志作為商標注冊、使用的首要條件。我國《商標法》第十一條規(guī)定了因缺乏顯著性而不得作為商標注冊的情況，（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。上述標志經(jīng)過使用取得顯著性特征，便于識別的，可以作為商標注冊。因此第十一條相對于第十條的規(guī)定，被稱為商標注冊的相對禁止規(guī)則。

商標使用者為了使消費者對于其商品產(chǎn)生積極印象，將間接描述或暗示商品特征、質量的詞匯作為商標使用，這類商標與使用該商標的商品具有緊密聯(lián)系，因此顯著性較弱，是否能夠作為商標注冊需要個案判斷。部分商標注冊申請人為規(guī)避第十一條第二款的規(guī)定，不直接使用描述性詞匯，而使用與描述性詞匯相近似的詞匯作為商標注冊，消費者在一般注意力下容易將其誤讀為表示指定使用商品原料特點的字詞，這樣的商標也會被認定不具有顯著性。

具體到本案中，爭議商標指定使用在燒酒、白酒等商品上。高粱是制作燒酒、白酒的常用原料，爭議商標“大高梁”，其中“梁”字與“粱”字型近似、讀音相同，與高字連用并使用在白酒等商品上，相關公眾在施以一般注意力的情況下很容易將其誤讀為“大高粱”?！按蟾吡骸币辉~本身具有高高的房梁、屋梁的含義，但將其使用在白酒等商品上，消費者將其誤認為“高粱”的可能性大大高于將其認知為本意的可能性，因此北京市高級人民法院在判決中指出，申請商標“大高梁”雖然本身不是僅僅直接表示釀酒原料“高粱”的詞，但根據(jù)普通消費者的認讀習慣，極易被認為是表示指定使用商品原料特點的字詞，因此難以起到區(qū)別商品來源的功能，缺乏商標應有的顯著性。

本案中還需要注意的是，大高粱公司主張其已經(jīng)獲準注冊“東北大高梁”商標，因此“大高梁”商標應當具有顯著性。商標顯著性判斷實行個案判斷，即使“東北大高梁”商標獲準注冊，也不能作為證據(jù)支持“大高梁”商標具有顯著性。

從本案中可以看出，將與直接描述商品原料、質量等特點的詞匯相近似的詞匯作為商標注冊，若相關公眾在施以一般注意力的情況下更容易將其認為是描述性詞匯而非該詞匯本身含義，則該商標可能被認定不具有顯著性。商標顯著性判斷遵循個案判斷原則，其他商標的注冊情況一般不產(chǎn)生證明效力。

案情簡介

2004年3月25日，劉守源向國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）申請注冊“大高梁”商標（即申請商標），申請?zhí)枮?978310號，指定使用在第33類燒酒、果酒（函酒精）、葡萄酒、酒（飲料）、米酒、黃酒、白酒等商品上。

2005年8月23日，商標局作出編號為ZC3978310BH1的《商標駁回通知書》，以“高粱”是釀酒原料，以“大高粱”作商標用于指定商品上直接描述了本商品的原料特點為由，依據(jù)《商標法》第十條第一款第（2）項和第二十八條的規(guī)定，駁回了申請商標的注冊申請。

劉守源不服，于2005年9月5日向商標評審委員會申請復審，主要理由為：申請商標是劉守源家族世代勞動成果，已具有良好的知名度和影響力；申請商標沒有表示商品的主要原料，商標中的“梁”字表示的是橋梁、房梁的意思，不是高粱米的“粱”，兩個字含義不同，請求商標評審委員會對申請商標予以初步審定。在商標評審程序中，申請商標經(jīng)商標局核準轉讓給大高粱公司。

劉守源于2005年9月5日申請復審時，并未提供關于證明申請商標經(jīng)使用獲得顯著性的證據(jù)，且在其提交的《駁回商標注冊申請復審申請書（首頁）》中的“是否需要提交補充證據(jù)材料”一欄中勾選了“否”選項。但大高粱公司于2009年11月11日向商標評審委員會遞交了一系列補充證據(jù)材料，即大高粱公司訴訟中所主張足以證明申請商標已經(jīng)通過使用取得了顯著特征的證據(jù)。

2009年11月9日，商標評審委員會作出第30111號決定，認定：申請商標與直接表示酒類商品原料的“高粱”字形近似、發(fā)音相同，申請商標雖然不是直接表示釀酒原料的詞，但用在白酒等商品上卻極易誤認為是表示指定使用商品原料特點的字詞，不便于消費者識別，不具備區(qū)別商品來源的功能，缺乏商標應有的顯著性。且商標申請人未提供證據(jù)證明申請商標已通過使用取得了顯著特征。至于商標申請人主張的其他在先注冊商標因與本案情況不同，且商標審查依據(jù)個案原則，其他在先商標的注冊不能成為申請商標應予注冊的必然理由。申請商標屬于《商標法》第十一條第一款第（二）項規(guī)定的不得作為商標注冊的標志。綜上，商標評審委員會依據(jù)《商標法》第十一條第一款第（二）項、第二十八條的規(guī)定，決定申請商標予以駁回。

大高粱公司不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

法院判決

北京市第一中級人民法院認為：申請商標由三個漢字“大高梁”組成，指定使用在燒酒、白酒等商品上。申請商標“大高梁”中的“梁”與常用的釀酒原料“高粱”中的“粱”讀音相同，字形相近，指定使用在酒類產(chǎn)品上的申請商標用“梁”與“高”相結合來構詞，普通消費者極易把此處的“梁”認讀為“粱”，而不會作“高高的木梁、高高的屋梁、高高的房梁”來理解和認讀。申請商標“大高梁”雖然本身不是直接表示釀酒原料的詞，但根據(jù)普通消費者的認讀習慣，其極易被認為是表示指定使用商品原料特點的字詞，因此難以起到區(qū)別商品來源的功能，缺乏商標應有的顯著性。大高粱公司認為申請商標未僅僅直接表示商品的原料特點且具有顯著性的訴訟觀點缺乏事實根據(jù)，不予支持。申請商標不符合《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第十一條第一款第（二）項的規(guī)定，商標評審委員會適用《商標法》第十一條第一款第（二）項和第二十八條作出第30111號決定并無不當。

根據(jù)《商標評審規(guī)則》第二十條的規(guī)定，當事人需要在提出評審申請或者答辯后補充有關證據(jù)材料的，應當在申請書或者答辯書中聲明，并自提交申請書或者答辯書之日起3個月內一次性提交與申請書或答辯書相同份數(shù)的證據(jù)材料；未在申請書或答辯書中聲明或者期滿未提交的，視為放棄補充有關證據(jù)材料。本案中，申請商標原申請人劉守源和大高粱公司均未在上述規(guī)定的期限內提供補充證據(jù)材料，且劉守源在其于2005年9月5日提交的《駁回商標注冊申請復審申請書（首頁）》中的“是否需要提交補充證據(jù)材料”一欄中勾選了“否”選項。本案中大高粱公司所主張的證明申請商標通過使用獲得顯著性的補充證據(jù)的提交時間大大晚于《商標評審規(guī)則》第二十條所規(guī)定的期限，其并非第30111號決定作出的依據(jù)，法院對上述證據(jù)的證明力不作評述。劉守源及大高粱公司在商標評審程序中未提交符合程序和期限要求的證明申請商標通過使用獲得顯著性的證據(jù)，商標評審委員會認定商標申請人未提供證據(jù)證明申請商標已通過使用取得了顯著特征并無不當。

大高粱公司是否獲準注冊“東北大高梁”商標與第30111號決定的合法性審查缺乏關聯(lián)性，對大高粱公司相關訴訟理由不予支持。大高粱公司主張第30111號決定的送達程序不合理的訴訟理由不屬于對行政行為“合法性”進行審查的范圍，不予支持。其主張商標評審委員會在官方網(wǎng)站“中國商標網(wǎng)”實施了不合法行為的訴訟理由不屬于本案中對第30111號決定進行審查的范圍，不予支持。

綜上，北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決：維持第30111號決定。

大高粱公司不服一審判決，在法定期限內向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決及第30111號決定。北京市高級人民法院判決駁回上訴，維持原判。

案件來源

黑龍江東北大高梁酒業(yè)有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會第3978310號“大高梁”商標駁回行政糾紛案，北京市高級人民法院[（2011）知行字第84號]

來源：民商事裁判規(guī)則

作者：姜向陽北京市安理律師事務所律師

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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