【干貨】中日韓PPH申請(qǐng)的注意事項(xiàng)

原標(biāo)題：【干貨】中日韓PPH申請(qǐng)的注意事項(xiàng)

前言  

從2011年11月開始至今，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（下文簡(jiǎn)稱為SIPO）參與專利審查高速路（PPH）項(xiàng)目已經(jīng)五年有余。日本是第一個(gè)與中國(guó)建立PPH請(qǐng)求通道的國(guó)家，在此之后，中國(guó)又陸續(xù)與美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等二十個(gè)國(guó)家之間建立了PPH項(xiàng)目。由于PPH請(qǐng)求具有審批加快、節(jié)省費(fèi)用、授權(quán)率高等優(yōu)點(diǎn)，因此已越來越多地被申請(qǐng)人所利用。

目前，中國(guó)參與的PPH項(xiàng)目包括常規(guī)PPH、PCT-PPH以及PPH-MOTTAINAI。常規(guī)PPH是指申請(qǐng)人利用在先申請(qǐng)局作出的國(guó)內(nèi)工作結(jié)果向在后申請(qǐng)局提出的PPH請(qǐng)求。PCT-PPH是指申請(qǐng)人利用PCT國(guó)際階段工作結(jié)果向有關(guān)專利局提出的PPH請(qǐng)求。PPH-MOTTAINAL是指申請(qǐng)人利用在先審查局作出的工作結(jié)果向在后審查局提出的PPH請(qǐng)求。

本文根據(jù)這幾年來向SIPO提出PPH請(qǐng)求的實(shí)踐，總結(jié)了一些注意事項(xiàng)，以幫助讀者提高PPH請(qǐng)求的成功率來充分利用PPH請(qǐng)求來加速在中國(guó)的申請(qǐng)進(jìn)程。

提出PPH請(qǐng)求的注意事項(xiàng)

1、提出PPH請(qǐng)求需滿足的要求

（a）常規(guī)PPH：

至少有一個(gè)對(duì)應(yīng)申請(qǐng)，其具有一項(xiàng)或多項(xiàng)被日本專利局（以下稱為JPO）或韓國(guó)專利局（以下稱為KIPO）認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求。

其中，權(quán)利要求“被認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性”是指，審查員在最新的工作結(jié)果中明確指出權(quán)利要求是可授權(quán)/具有可專利性的，即使該申請(qǐng)尚未得到專利授權(quán)。

對(duì)于JPO申請(qǐng)而言

所述審查意見通知書包括：授權(quán)決定、駁回理由通知書、駁回決定、以及申訴決定。

例如，“駁回理由通知書”有如下標(biāo)準(zhǔn)語段，則權(quán)利要求被明確認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性：

目前就本發(fā)明的權(quán)利要求……，未發(fā)現(xiàn)駁回的理由。

以下為JPO作出駁回理由通知書中的原文僅供參考：

請(qǐng)求項(xiàng)……に係る発明については、現(xiàn)時(shí)點(diǎn)では、拒絶の理由を発見しない。

▼

對(duì)于KIPO申請(qǐng)而言

所述審查意見通知書包括：駁回理由通知書、駁回決定、授予專利權(quán)決定。上述審查意見通知書可以在實(shí)質(zhì)審查階段、復(fù)審階段或上訴階段作出。如果KIPO審查意見通知書中未明確指出權(quán)利要求“具有可專利性”或“存在駁回理由”，申請(qǐng)人必須附上如下解釋：“KIPO審查意見通知書未就某權(quán)利要求提出駁回理由，因此，該權(quán)利要求被KIPO認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性”。上述情況的權(quán)利要求可以被認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性。

（b）PCT-PPH：

對(duì)應(yīng)的PCT申請(qǐng)的國(guó)際階段的最新國(guó)際工作結(jié)果指出至少一項(xiàng)權(quán)利要求可授權(quán)/具有可專利性。上述最新國(guó)際工作結(jié)果包括國(guó)際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國(guó)際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國(guó)際初步審查報(bào)告（IPER）。

需要注意的是

以日中PPH、韓中PPH而言，對(duì)于作出WO/ISA、WO/IPEA和IPEA僅限于JPO、KIPO。另外，申請(qǐng)人不能基于國(guó)際檢索報(bào)告（ISR）提出PCT-PPH請(qǐng)求。若構(gòu)成PCT-PPH請(qǐng)求基礎(chǔ)的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII欄記錄由任何意見，申請(qǐng)將不能夠要求參與PCT-PPH試點(diǎn)項(xiàng)目。

（c）SIPO申請(qǐng)的所有權(quán)利要求，無論是原始提交的或者是修改后的，必須與在對(duì)應(yīng)申請(qǐng)中被工作結(jié)果認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性的一個(gè)或多個(gè)權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)。

如果SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求與對(duì)應(yīng)申請(qǐng)的權(quán)利要求有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求范圍比對(duì)應(yīng)申請(qǐng)的權(quán)利要求范圍小，則權(quán)利要求被認(rèn)為是“充分對(duì)應(yīng)”。

SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求引入新的/不同類型權(quán)利要求時(shí)，不被認(rèn)為是充分對(duì)應(yīng)。例如，對(duì)應(yīng)申請(qǐng)?zhí)岢龅臋?quán)利要求僅包含方法權(quán)利要求，如果SIPO申請(qǐng)引入對(duì)應(yīng)方法權(quán)利要求的產(chǎn)品權(quán)利要求，那么，SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求不被認(rèn)為是充分對(duì)應(yīng)。

SIPO申請(qǐng)不需要包含在對(duì)應(yīng)申請(qǐng)中被工作結(jié)果認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性的所有權(quán)利要求，允許刪去某些權(quán)利要求。

需要注意的是

申請(qǐng)人參與PPH試點(diǎn)項(xiàng)目的請(qǐng)求獲得批準(zhǔn)后、收到有關(guān)實(shí)質(zhì)審查的審查意見通知書之前，任何修改或新增的權(quán)利要求均需要與在對(duì)應(yīng)申請(qǐng)中被工作結(jié)果認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)。

申請(qǐng)人在SIPO提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)以及在收到SIPO作出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的3個(gè)月內(nèi)，可以對(duì)包括權(quán)利要求在內(nèi)的申請(qǐng)文件主動(dòng)提出修改。因此，申請(qǐng)人需要注意修改的時(shí)機(jī)，以使SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求和在對(duì)應(yīng)申請(qǐng)中被工作結(jié)果認(rèn)定為具有可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)。

（d）SIPO申請(qǐng)必須已經(jīng)公開。即，在提出PPH請(qǐng)求之前或之時(shí)必須已經(jīng)收到SIPO作出的發(fā)明專利申請(qǐng)公布通知書。

為了盡快滿足“SIPO申請(qǐng)必須已經(jīng)公開”的要求，可以在新申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)勾選請(qǐng)求書中的“提前公布”選項(xiàng)，從而形式審查通過后即進(jìn)入公布程序。通常，從申請(qǐng)日起大概2到6個(gè)月即可公布。

（e）SIPO申請(qǐng)必須已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。即，在提出PPH請(qǐng)求之前或之時(shí)必須已經(jīng)收到SIPO作出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書。

需要注意的是

申請(qǐng)人可以在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)提出PPH請(qǐng)求。

為了盡快滿足上述要求，可以在向SIPO提交新申請(qǐng)的同時(shí)提交實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求書，或者也可以自申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）起三年內(nèi)隨時(shí)提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求?？紤]到加速審查的需求，建議在新申請(qǐng)的同時(shí)提交實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求書，這樣的話，在該SIPO申請(qǐng)公布的同時(shí)，即進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。

（f）SIPO在申請(qǐng)人提出PPH請(qǐng)求之時(shí)尚未對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行審查。即，在提出PPH請(qǐng)求之前或之時(shí)尚未收到SIPO實(shí)審審查部門作出的任何審查意見通知書。

（g）SIPO申請(qǐng)必須是電子申請(qǐng)。

2、需提交的文件

（a）對(duì)應(yīng)申請(qǐng)作出的所有審查意見通知書（常規(guī)PPH）或最新國(guó)際工作結(jié)果（PCT-PPH）的副本及其譯文。

（b）在對(duì)應(yīng)申請(qǐng)中被工作結(jié)果認(rèn)定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求的副本及其譯文。

需要注意的是

當(dāng)以上（a）或（b）提及的文件可通過案卷訪問系統(tǒng)或PATENTSCOPE獲得時(shí)，除非SIPO要求，申請(qǐng)人不必提交相關(guān)文件，但必須在“參與專利審查告訴路項(xiàng)目請(qǐng)求表”中列出省略提交文件的名稱。若對(duì)應(yīng)申請(qǐng)未公開，申請(qǐng)人必須在提交PPH請(qǐng)求時(shí)提交以上（a）或（b）提及的文件。

（c）對(duì)應(yīng)申請(qǐng)的審查意見通知書中的引用文件的副本或最新國(guó)際工作結(jié)果中的引用文件的副本。

需要注意的是

引用文件為專利文獻(xiàn)時(shí)則無需提供，而構(gòu)成駁回理由的非專利文獻(xiàn)需要提供，未構(gòu)成駁回理由的非專利文獻(xiàn)雖然不用提供，但也需要在“參與專利審查高速路項(xiàng)目請(qǐng)求表”中按照參考文獻(xiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫，不能只寫非專利文獻(xiàn)的發(fā)明名稱。

（d）權(quán)利要求對(duì)應(yīng)表。

（e）提交加快審查請(qǐng)求的“參與專利審查高速路項(xiàng)目請(qǐng)求表”。以上文件（a）至（d）如果需要提交，必須隨“參與專利審查高速路項(xiàng)目請(qǐng)求表”一并提交。

需要注意的是

對(duì)于權(quán)利要求書需要“充分對(duì)應(yīng)”的要件，SIPO的PPH審查員會(huì)仔細(xì)核對(duì)該SIPO申請(qǐng)?jiān)谔岢鯬PH請(qǐng)求時(shí)的全部中文權(quán)利要求是否與對(duì)應(yīng)申請(qǐng)的日文或韓文權(quán)利要求書中的權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)。因此，需仔細(xì)核對(duì)權(quán)利要求是否充分對(duì)應(yīng)。而且，參與專利審查高速路項(xiàng)目請(qǐng)求表中信息一定要完整且正確，否則會(huì)受到未通過PPH請(qǐng)求的PPH請(qǐng)求審批決定。

3、關(guān)于SIPO的審查結(jié)果

若PPH請(qǐng)求未能完全符合日中、韓中PPH請(qǐng)求流程的要求，申請(qǐng)人將被告知結(jié)果以及請(qǐng)求存在的缺陷，目前實(shí)踐中，PPH審查員會(huì)告知PPH請(qǐng)求中存在的所有缺陷，但也不排除還存在除PPH審查員指出的缺陷以外的缺陷。對(duì)于一件申請(qǐng)，申請(qǐng)人有兩次提交PPH請(qǐng)求的機(jī)會(huì)，因此在得知PPH請(qǐng)求未通過審批的結(jié)果后，申請(qǐng)人可再次提交消除了缺陷的PPH請(qǐng)求。若再次提交的PPH請(qǐng)求仍被認(rèn)為是不符合PPH請(qǐng)求流程的要求的，則申請(qǐng)人將被告知結(jié)果，該SIPO申請(qǐng)將按照正常程序等待審查。

結(jié)語

以上結(jié)合筆者提交PPH請(qǐng)求的實(shí)踐，提出在中國(guó)提出PPH請(qǐng)求時(shí)的一些注意點(diǎn)，希望能夠幫助讀者來提高PPH請(qǐng)求的成功率。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：薛鈞潔  北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily 趙珍   /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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