【干貨】中日韓PPH申請的注意事項

原標(biāo)題：【干貨】中日韓PPH申請的注意事項

前言  

從2011年11月開始至今，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（下文簡稱為SIPO）參與專利審查高速路（PPH）項目已經(jīng)五年有余。日本是第一個與中國建立PPH請求通道的國家，在此之后，中國又陸續(xù)與美國、德國、韓國等二十個國家之間建立了PPH項目。由于PPH請求具有審批加快、節(jié)省費用、授權(quán)率高等優(yōu)點，因此已越來越多地被申請人所利用。

目前，中國參與的PPH項目包括常規(guī)PPH、PCT-PPH以及PPH-MOTTAINAI。常規(guī)PPH是指申請人利用在先申請局作出的國內(nèi)工作結(jié)果向在后申請局提出的PPH請求。PCT-PPH是指申請人利用PCT國際階段工作結(jié)果向有關(guān)專利局提出的PPH請求。PPH-MOTTAINAL是指申請人利用在先審查局作出的工作結(jié)果向在后審查局提出的PPH請求。

本文根據(jù)這幾年來向SIPO提出PPH請求的實踐，總結(jié)了一些注意事項，以幫助讀者提高PPH請求的成功率來充分利用PPH請求來加速在中國的申請進程。

提出PPH請求的注意事項

1、提出PPH請求需滿足的要求

（a）常規(guī)PPH：

至少有一個對應(yīng)申請，其具有一項或多項被日本專利局（以下稱為JPO）或韓國專利局（以下稱為KIPO）認定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求。

其中，權(quán)利要求“被認定為可授權(quán)/具有可專利性”是指，審查員在最新的工作結(jié)果中明確指出權(quán)利要求是可授權(quán)/具有可專利性的，即使該申請尚未得到專利授權(quán)。

對于JPO申請而言

所述審查意見通知書包括：授權(quán)決定、駁回理由通知書、駁回決定、以及申訴決定。

例如，“駁回理由通知書”有如下標(biāo)準語段，則權(quán)利要求被明確認定為可授權(quán)/具有可專利性：

目前就本發(fā)明的權(quán)利要求……，未發(fā)現(xiàn)駁回的理由。

以下為JPO作出駁回理由通知書中的原文僅供參考：

請求項……に係る発明については、現(xiàn)時點では、拒絶の理由を発見しない。

▼

對于KIPO申請而言

所述審查意見通知書包括：駁回理由通知書、駁回決定、授予專利權(quán)決定。上述審查意見通知書可以在實質(zhì)審查階段、復(fù)審階段或上訴階段作出。如果KIPO審查意見通知書中未明確指出權(quán)利要求“具有可專利性”或“存在駁回理由”，申請人必須附上如下解釋：“KIPO審查意見通知書未就某權(quán)利要求提出駁回理由，因此，該權(quán)利要求被KIPO認定為可授權(quán)/具有可專利性”。上述情況的權(quán)利要求可以被認定為可授權(quán)/具有可專利性。

（b）PCT-PPH：

對應(yīng)的PCT申請的國際階段的最新國際工作結(jié)果指出至少一項權(quán)利要求可授權(quán)/具有可專利性。上述最新國際工作結(jié)果包括國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報告（IPER）。

需要注意的是

以日中PPH、韓中PPH而言，對于作出WO/ISA、WO/IPEA和IPEA僅限于JPO、KIPO。另外，申請人不能基于國際檢索報告（ISR）提出PCT-PPH請求。若構(gòu)成PCT-PPH請求基礎(chǔ)的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII欄記錄由任何意見，申請將不能夠要求參與PCT-PPH試點項目。

（c）SIPO申請的所有權(quán)利要求，無論是原始提交的或者是修改后的，必須與在對應(yīng)申請中被工作結(jié)果認定為可授權(quán)/具有可專利性的一個或多個權(quán)利要求充分對應(yīng)。

如果SIPO申請的權(quán)利要求與對應(yīng)申請的權(quán)利要求有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請的權(quán)利要求范圍比對應(yīng)申請的權(quán)利要求范圍小，則權(quán)利要求被認為是“充分對應(yīng)”。

SIPO申請的權(quán)利要求引入新的/不同類型權(quán)利要求時，不被認為是充分對應(yīng)。例如，對應(yīng)申請?zhí)岢龅臋?quán)利要求僅包含方法權(quán)利要求，如果SIPO申請引入對應(yīng)方法權(quán)利要求的產(chǎn)品權(quán)利要求，那么，SIPO申請的權(quán)利要求不被認為是充分對應(yīng)。

SIPO申請不需要包含在對應(yīng)申請中被工作結(jié)果認定為可授權(quán)/具有可專利性的所有權(quán)利要求，允許刪去某些權(quán)利要求。

需要注意的是

申請人參與PPH試點項目的請求獲得批準后、收到有關(guān)實質(zhì)審查的審查意見通知書之前，任何修改或新增的權(quán)利要求均需要與在對應(yīng)申請中被工作結(jié)果認定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求充分對應(yīng)。

申請人在SIPO提出實質(zhì)審查請求時以及在收到SIPO作出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對包括權(quán)利要求在內(nèi)的申請文件主動提出修改。因此，申請人需要注意修改的時機，以使SIPO申請的權(quán)利要求和在對應(yīng)申請中被工作結(jié)果認定為具有可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求充分對應(yīng)。

（d）SIPO申請必須已經(jīng)公開。即，在提出PPH請求之前或之時必須已經(jīng)收到SIPO作出的發(fā)明專利申請公布通知書。

為了盡快滿足“SIPO申請必須已經(jīng)公開”的要求，可以在新申請?zhí)峤粫r勾選請求書中的“提前公布”選項，從而形式審查通過后即進入公布程序。通常，從申請日起大概2到6個月即可公布。

（e）SIPO申請必須已經(jīng)進入實質(zhì)審查階段。即，在提出PPH請求之前或之時必須已經(jīng)收到SIPO作出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書。

需要注意的是

申請人可以在提出實質(zhì)審查請求的同時提出PPH請求。

為了盡快滿足上述要求，可以在向SIPO提交新申請的同時提交實質(zhì)審查請求書，或者也可以自申請日（優(yōu)先權(quán)日）起三年內(nèi)隨時提出實質(zhì)審查請求?？紤]到加速審查的需求，建議在新申請的同時提交實質(zhì)審查請求書，這樣的話，在該SIPO申請公布的同時，即進入實質(zhì)審查階段。

（f）SIPO在申請人提出PPH請求之時尚未對該申請進行審查。即，在提出PPH請求之前或之時尚未收到SIPO實審審查部門作出的任何審查意見通知書。

（g）SIPO申請必須是電子申請。

2、需提交的文件

（a）對應(yīng)申請作出的所有審查意見通知書（常規(guī)PPH）或最新國際工作結(jié)果（PCT-PPH）的副本及其譯文。

（b）在對應(yīng)申請中被工作結(jié)果認定為可授權(quán)/具有可專利性的權(quán)利要求的副本及其譯文。

需要注意的是

當(dāng)以上（a）或（b）提及的文件可通過案卷訪問系統(tǒng)或PATENTSCOPE獲得時，除非SIPO要求，申請人不必提交相關(guān)文件，但必須在“參與專利審查告訴路項目請求表”中列出省略提交文件的名稱。若對應(yīng)申請未公開，申請人必須在提交PPH請求時提交以上（a）或（b）提及的文件。

（c）對應(yīng)申請的審查意見通知書中的引用文件的副本或最新國際工作結(jié)果中的引用文件的副本。

需要注意的是

引用文件為專利文獻時則無需提供，而構(gòu)成駁回理由的非專利文獻需要提供，未構(gòu)成駁回理由的非專利文獻雖然不用提供，但也需要在“參與專利審查高速路項目請求表”中按照參考文獻引用標(biāo)準進行填寫，不能只寫非專利文獻的發(fā)明名稱。

（d）權(quán)利要求對應(yīng)表。

（e）提交加快審查請求的“參與專利審查高速路項目請求表”。以上文件（a）至（d）如果需要提交，必須隨“參與專利審查高速路項目請求表”一并提交。

需要注意的是

對于權(quán)利要求書需要“充分對應(yīng)”的要件，SIPO的PPH審查員會仔細核對該SIPO申請在提出PPH請求時的全部中文權(quán)利要求是否與對應(yīng)申請的日文或韓文權(quán)利要求書中的權(quán)利要求充分對應(yīng)。因此，需仔細核對權(quán)利要求是否充分對應(yīng)。而且，參與專利審查高速路項目請求表中信息一定要完整且正確，否則會受到未通過PPH請求的PPH請求審批決定。

3、關(guān)于SIPO的審查結(jié)果

若PPH請求未能完全符合日中、韓中PPH請求流程的要求，申請人將被告知結(jié)果以及請求存在的缺陷，目前實踐中，PPH審查員會告知PPH請求中存在的所有缺陷，但也不排除還存在除PPH審查員指出的缺陷以外的缺陷。對于一件申請，申請人有兩次提交PPH請求的機會，因此在得知PPH請求未通過審批的結(jié)果后，申請人可再次提交消除了缺陷的PPH請求。若再次提交的PPH請求仍被認為是不符合PPH請求流程的要求的，則申請人將被告知結(jié)果，該SIPO申請將按照正常程序等待審查。

結(jié)語

以上結(jié)合筆者提交PPH請求的實踐，提出在中國提出PPH請求時的一些注意點，希望能夠幫助讀者來提高PPH請求的成功率。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：薛鈞潔  北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily 趙珍   /   校對：IPRdaily   縱橫君

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

本文來自康信知識產(chǎn)權(quán)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”