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原標(biāo)題：注冊商標(biāo)“變形記”——對一起不規(guī)范使用注冊商標(biāo)引發(fā)侵權(quán)案的分析與思考
圖1
圖2
在商標(biāo)行政執(zhí)法和司法實踐中，一些當(dāng)事人通過將獲得核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)變形使用的方式，達(dá)到“傍名牌”、搭便車的目的。在發(fā)生糾紛時，他們往往會拿出商標(biāo)注冊證作為“擋箭牌”。按照《商標(biāo)法》規(guī)定，商標(biāo)注冊人必須嚴(yán)格按照核準(zhǔn)注冊的標(biāo)志圖樣與核定使用的商品或服務(wù)類別使用商標(biāo)，“變形”使用不僅不規(guī)范，而且極有可能侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)。文中所述案例就是“變形”使用商標(biāo)被法院認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)的典型，值得相關(guān)執(zhí)法機關(guān)和商標(biāo)注冊人關(guān)注。
◎基本案情
2014年11月4日，愛世克私公司以QL公司、徐某侵犯其商標(biāo)專用權(quán)為由，向泉州市中級人民法院提起訴訟。泉州市中院在一審中認(rèn)為，QL公司、徐某未經(jīng)愛世克私公司授權(quán)許可，在生產(chǎn)、銷售的運動鞋上使用與愛世克私公司 注冊商標(biāo)相近似的 標(biāo)志，侵犯了愛世克私公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，判令二被告立即停止侵權(quán)行為，并分別承擔(dān)50萬元、5萬元的賠償責(zé)任。
QL公司不服一審判決，提起上訴，福建省高級人民法院于2016年10月26日作出終審判決，維持侵權(quán)認(rèn)定和一審法院大部分判項，僅將QL公司的賠償金額一項由50萬元調(diào)整到40萬元。
因徐某缺席審理，二審法院對判決結(jié)果進(jìn)行公告送達(dá)。公告期屆滿后，判決書在2017年6月正式生效。
◎法院觀點
關(guān)于此案的定性處理，二審法院進(jìn)行了深入細(xì)致的分析：
（一）被控侵權(quán) 標(biāo)志與愛世克私公司 注冊商標(biāo)構(gòu)成近似，容易引起相關(guān)公眾混淆
首先，愛世克私公司的 商標(biāo)在世界多個國家和地區(qū)進(jìn)行了注冊，該商標(biāo)在專業(yè)跑步運動鞋領(lǐng)域具有較高知名度和識別度。其次，將被控侵權(quán) 標(biāo)志與 商標(biāo)比較，二者的圖案和線條構(gòu)成基本相似，區(qū)別僅在于被控侵權(quán)標(biāo)志沒有閉合，但二者在整體視覺效果上并無明顯差異。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋﹝2002﹞32號）規(guī)定，認(rèn)定商標(biāo)近似，應(yīng)當(dāng)考慮涉案商標(biāo)的顯著程度、市場知名度等具體情況，在考慮和對比圖形的構(gòu)圖和顏色，或者各構(gòu)成要素的組合結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)上，對其整體或者主要部分是否具有市場混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷，故被控侵權(quán) 標(biāo)志與愛世克私公司 注冊商標(biāo)構(gòu)成近似。
（二）QL公司主張其在出口商品上使用被控侵權(quán) 標(biāo)志是對莊某已注冊商標(biāo) 的使用的抗辯理由，不能成立
《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定：“注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限?！痹?商標(biāo)與愛世克私公司的商標(biāo)合法共存的情況下，QL公司作為 商標(biāo)的被許可使用人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《商標(biāo)法》的規(guī)定規(guī)范使用商標(biāo)。經(jīng)過比對可以發(fā)現(xiàn)，QL公司實際使用的被控侵權(quán)的 標(biāo)志，與其被許可使用的商標(biāo)相去甚遠(yuǎn)，更為接近愛世克私公司的商標(biāo)。該公司既未做到規(guī)范使用，也未對注冊商標(biāo)作合理的區(qū)分和避讓，故其行為構(gòu)成對愛世克私公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。
◎案件評析
福建省高院的判決書對注冊商標(biāo)不規(guī)范使用的行為作出明確界定：
1.注冊商標(biāo)如果僅僅是不規(guī)范使用，應(yīng)當(dāng)按照《商標(biāo)法》第四十九條之規(guī)定予以改正。
2.如果不規(guī)范使用的同時，還構(gòu)成與他人注冊商標(biāo)近似，未對合法注冊的商標(biāo)作合理區(qū)分和避讓，使相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)品混淆，則構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第一款第（二）項規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
追溯《商標(biāo)法》的立法本意可知，《商標(biāo)法》旨在為商標(biāo)使用、商標(biāo)注冊行為提供良好的秩序規(guī)范。《商標(biāo)法》對于商標(biāo)的保護(hù)是以“注冊”為原則的，除非法律另有規(guī)定。《商標(biāo)法》對于注冊商標(biāo)的保護(hù)是以注冊圖樣、核定使用的商品項目為限的。超出核定范圍，或擅自改變注冊商標(biāo)的圖樣，均不再享有商標(biāo)專用權(quán)。
故在此種情況下，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)以商標(biāo)實際使用形態(tài)與他人注冊商標(biāo)之間進(jìn)行比較。擅自改變注冊商標(biāo)圖樣，與他人注冊商標(biāo)近似，容易造成相關(guān)公眾混淆的，屬于商標(biāo)侵權(quán)行為，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對于不規(guī)范使用商標(biāo)的行為，行政機關(guān)在執(zhí)法時，應(yīng)當(dāng)將被控侵權(quán)商品上的實際使用商標(biāo)形態(tài)與投訴人商標(biāo)進(jìn)行比對，如果構(gòu)成近似，可能導(dǎo)致相關(guān)公眾（不限于國內(nèi)消費者）混淆的，作出侵權(quán)認(rèn)定。
實際上，在行政執(zhí)法中，不規(guī)范使用商標(biāo)，如果與他人注冊商標(biāo)構(gòu)成相同近似，也會被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為。
2011年5月，QL公司在廣交會上展出下列圖二中的鞋品。圖一商標(biāo)所有人愛世克私公司以QL公司使用在鞋子的標(biāo)志與其注冊商標(biāo)構(gòu)成近似為由，向廣交會知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易糾紛投訴站投訴，大會投訴站對涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行了下架處理。
2013年11月10日，福建省南安市工商局在徐某的經(jīng)營場所檢查時，再度查獲圖二的鞋子700雙。根據(jù)徐某的供述以及徐某所提供的授權(quán)委托書、下單合同，這些產(chǎn)品是QL公司委托其加工生產(chǎn)的。南安市工商局認(rèn)為徐某在鞋子上使用的商標(biāo)侵犯了愛世克私公司的商標(biāo)專用權(quán)，對其作出行政處罰。
來源：中國工商報網(wǎng)
作者：羅亞菲 肖宴明 廣東敦和律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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