淺談專利保護(hù)客體的審查

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李佳  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：淺談專利保護(hù)客體的審查

前言

涉及專利保護(hù)客體的法條有專利法第2條和專利法第25條，在專利法第2條中，實用新型的客體在具體實踐過程中往往比較好判斷，然而發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案，在具體實踐過程中由于對 “技術(shù)方案”的理解不深刻，往往會不能很好地認(rèn)識清楚具體的方案是否滿足技術(shù)方案的要求。

在專利法第25條中，對于科學(xué)發(fā)現(xiàn)、智力活動的規(guī)則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質(zhì)等均是不授予專利權(quán)的，上述客體中，實踐中比較容易犯錯的在于疾病的診斷和治療方法，實操時對于疑似非保護(hù)客體的方案如何做準(zhǔn)確的判斷是最為難處理的。

下面筆者結(jié)合實際操作過程中，通過各個不同的案件情況淺談一下對專利保護(hù)客體的理解。

專利法第2條

發(fā)明的技術(shù)方案中，特征可以為產(chǎn)品也可以為方法，關(guān)鍵在于要構(gòu)成技術(shù)方案,那么這些由若干技術(shù)特征組成的方案必須要利用技術(shù)手段解決具體的技術(shù)問題，產(chǎn)生一定的技術(shù)效果，總之需要著重注意的三個要素就是技術(shù)手段、技術(shù)問題、技術(shù)效果，如果不能同時滿足上述三個條件，那么也就不符合發(fā)明的保護(hù)客體。

其實我們在處理具體案件時，對于新穎性、同樣的發(fā)明創(chuàng)造、是否享有優(yōu)先權(quán)的判斷過程中，對于兩份文件之間的對比都是技術(shù)方案、技術(shù)效果、解決的技術(shù)問題是否相同，核心都離不開技術(shù)方案本身，雖然可能在做具體對比時技術(shù)方案是否相同的把握尺度不盡相同，但是落腳點都是技術(shù)方案本身，也就是說如果該項發(fā)明本身都達(dá)不到成為技術(shù)方案的標(biāo)準(zhǔn)，那么后續(xù)直接影響到該案件的其他法條的審查。

下面舉例說明一下，以加深大家對專利法第2條的理解。

某申請涉及手術(shù)衣的折疊方法，權(quán)利要求的內(nèi)容如下：

權(quán)利要求：手術(shù)衣的折疊方法，包括以下步驟：（1）將手術(shù)衣衣襟朝上展開放平，將兩側(cè)衣襟各自向外翻折一次；（2）將手術(shù)衣上下翻轉(zhuǎn)使衣襟朝下，將兩只衣袖向內(nèi)折疊，放平，在腰帶上系上標(biāo)簽；（3）自下而上分三次依次向上對齊3疊起；（4）從兩邊分別向中間均勻疊起；（5）對準(zhǔn)中心線，兩邊對齊疊好；（6）貼上標(biāo)簽，完成折疊過程。

針對上述權(quán)利要求是否構(gòu)成技術(shù)方案，有兩種不同的觀點。觀點一認(rèn)為：該案例的權(quán)利要求是一種人為規(guī)定的折疊方式和折疊順序， 折疊過程沒有利用自然規(guī)律，即沒有采用技術(shù)手段，因此不屬于專利法保護(hù)的客體；而觀點二則與觀點一恰恰相反，其認(rèn)為該方案解決了技術(shù)問題，即在很短時間內(nèi)能夠完成打開穿戴全過程；采用了利用自然規(guī)律的技術(shù)手段，即兩只衣袖向內(nèi)折疊等，通過該方法折疊后的衣服能夠在重力的作用下自動展開；最后也取得了縮短手術(shù)衣的穿戴時間，為手術(shù)贏得時間的技術(shù)效果，因此構(gòu)成技術(shù)方案，屬于專利法保護(hù)的客體。

從上述實例可以看出對于是否構(gòu)成技術(shù)方案方面，并沒有非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，不同人基于對技術(shù)方案理解的本身不同可能會產(chǎn)生不同的結(jié)果，因此更為細(xì)化的制定審查標(biāo)準(zhǔn)，也是具有一定的實際意義的。

從專利法第2條的規(guī)定，我們也發(fā)現(xiàn)對于技術(shù)方案的審查其實難度是比較大的，需要對技術(shù)方案這個詞義本身建立更為精確的，可操作性的定義或解釋，才能更加準(zhǔn)確地指定統(tǒng)一的審查標(biāo)準(zhǔn)，換一種角度，也就是說需要對技術(shù)手段、技術(shù)問題、技術(shù)效果這三個要素均做更為精確的理解后，來更為準(zhǔn)確地判斷該方案究竟是不是屬于專利保護(hù)的客體。

專利法第25條

專利法第25條中需要著重指出的是“疾病的診斷和治療方法”在具體實踐過程中的應(yīng)用，因為在具體操作過程中對于一些疑似疾病的診斷和治療方法的申請文件，不同人基于對技術(shù)方案理解的本身不同可能也會產(chǎn)生不同的判斷結(jié)果。

審查指南中，關(guān)于疾病的診斷和治療方法章節(jié)提到一項與疾病的診斷有關(guān)的方法需要同時滿足兩個條件才能算是疾病的診斷方法，不能被授予專利權(quán)：（1）以有生命的人體或或動物體為對象；（2）以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的。而且還明確指出如果是離體的對象，以獲得診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的的話，也是不能被授予專利權(quán)的。

對于疾病的診斷和治療方法，其直接目的必須是以獲得疾病診斷結(jié)果或健康為直接目的，但是在實際辦案過程中，一些并不是以獲得疾病診斷結(jié)果或健康為直接目的的申請文件也會遭到誤判。

因為在筆者接觸的專利申請中，但凡涉及到有生命的人體或動物體的方法在實質(zhì)審查過程中均會被發(fā)出通知書，被認(rèn)定為不能授予專利權(quán)的疾病診斷和治療方法。但是，在經(jīng)過據(jù)理力爭之后，也是有可能被授予專利權(quán)的。

比如有一件專利申請，保護(hù)主題是用于遠(yuǎn)程液壓控制液壓致動的治療構(gòu)件的方法，該方法包括：將指令輸入注入器裝置，引起蓄能器的體積發(fā)生變化，在注入裝置和液壓致動的治療構(gòu)件之間移動流體，檢測蓄能器位置，根據(jù)蓄能器位置計算誤差信號，以命令致動器改變蓄能器位置。

在下發(fā)的審查意見中指出，權(quán)利要求里主要揭示的方案中，基于說明書的記載，治療構(gòu)件為胃束帶，纏繞在胃的上部形成開口，該方法可以通過控制胃束帶，減緩食物的通過以提供飽脹的感覺，以達(dá)到治療病態(tài)肥胖癥的目的，可見該方案是以使得有生命的人體恢復(fù)或獲得健康或減少痛苦，可見其屬于疾病的診斷和治療方法，不能被授予專利權(quán)。

但是發(fā)明人則不同意上述觀點，發(fā)明人認(rèn)為該專利的方案屬于一種控制方法，治療構(gòu)件是本發(fā)明的控制對象，直接目的就是遠(yuǎn)程液壓控制液壓致動的治療構(gòu)件。本發(fā)明的整個方案的落腳點在于如何對治療構(gòu)件進(jìn)行準(zhǔn)確控制，而并不在于本身對治療構(gòu)建的如何運用，雖然說明書中有提到以達(dá)到治療病態(tài)肥胖癥的目的，但是這些方法是基于該治療構(gòu)建如何運用的過程，并不是本發(fā)明要保護(hù)的方案本身，本發(fā)明的方案只是基于控制注入器裝置的蓄能器以達(dá)到控制治療構(gòu)件的遠(yuǎn)程液壓控制方法，也就是說本發(fā)明的直接目的并不是以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的，不符合判斷疾病的診斷和治療方法的第（2）項。

筆者也認(rèn)為并不能單單地僅從技術(shù)領(lǐng)域的角度就認(rèn)定一份專利申請文件的保護(hù)客體，這樣的理解是片面的，對于疾病的診斷和治療方法一定是要以診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的，但是如果目的僅僅是為了研發(fā)，為了科學(xué)數(shù)據(jù)，或者是采用保護(hù)設(shè)備本身控制方法等，就不能簡單地全部歸為不授予專利權(quán)的保護(hù)客體中。

可見，如果一件申請中出現(xiàn)了類似專利非保護(hù)客體的方法，還需要進(jìn)行進(jìn)一步的仔細(xì)判斷，并且也需要參考說明書進(jìn)行進(jìn)一步的理解，并不能一概而論，一定要仔細(xì)研究，盡量為申請人爭取利益。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李佳  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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