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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：曹鳳梅 廣東卓建律師事務所
原標題：非形狀、構造類技術特征不等同于方法特征和材料特征--解析再審申請人譚熙寧與被申請人鎮(zhèn)江新區(qū)恒達硅膠有限公司侵害實用新型專利權糾紛案
非形狀、構造類特征并不等同于方法特征和材料特征，方法特征和材料特征對于產品的形狀、構造的變化有貢獻的，可以認為是形狀、構造類特征。非形狀、構造類特征基本上不會對實用新型專利的新創(chuàng)性產生貢獻，最高院在指導意見中使用“原則上不予考慮”，為特殊情形下考慮非形狀、構造類特征留下可能。筆者將從“實用新型專利的現有技術抗辯”、“非形狀構造類技術特征”兩個關鍵詞入手結合該指導案例的具體案情，解讀“原則上不予考慮”的理由。
摘要：非形狀、構造類技術特征出自司法機關的審判指南，作為司法機關認定專利侵權及現有技術抗辯的指引；方法特征和材料特征出自專利審查指南，關系到實用新型專利授權確權階段的審查標準。兩者的主旨要義存在重疊但并不等同，重疊要義可采用貢獻說進行解釋；在貢獻說的基礎上，最高法院的指導意見與侵權認定的全面覆蓋原則以及授權確權程序的審查標準并不矛盾。
關鍵詞：非形狀、構造類技術特征；方法特征；材料特征；貢獻說
在最高人民法院知識產權案件年度報告（2017）摘要發(fā)布的指導案例【（2017）最高法民申3712號】中，最高人民法院指出，實用新型專利的非形狀構造類技術特征在認定現有技術抗辯時原則上不予考慮。目前的普遍觀點認為此處的非形狀構造類技術特征等同于材料特征和方法特征，從而得出該指導意見與侵權認定的全面覆蓋原則以及授權確權程序的審查標準矛盾（或者屬于特例）。筆者認為有必要從該指導意見的主旨要義出發(fā)，重新審視最高法院的指導意見的合理性。
筆者將從“實用新型專利的現有技術抗辯”、“非形狀構造類技術特征”兩個關鍵詞入手結合該指導案例的具體案情，解讀“原則上不予考慮”的理由。
1.現有技術抗辯
根據專利法六十二條的規(guī)定，現有技術抗辯應該類比適用新穎性判斷原則，即：（1）單獨對比；（2）完全相同或者有區(qū)別，但該區(qū)別僅屬于慣用技術手段的直接置換。但是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條的規(guī)定相比專利法六十二條加了“無實質性差異”的標準，該標準顯然寬于新穎性判斷中“慣有手段的直接置換”的概念，如何判斷被控侵權技術與現有技術“無實質性差異”，可謂眾說紛紜[1]。
但是筆者認為“無實質性差異”的判斷標準最寬也只能限于適用“創(chuàng)造性”判斷標準，那么不管現有技術抗辯是適用新穎性判斷標準還是創(chuàng)造性判斷標準，根據專利審查指南的規(guī)定[2]：在實用新型專利新創(chuàng)性審查中，應當考慮其技術方案中的所有技術特征，包括材料特征和方法特征。兩者結合推理得出：在實用新型專利的現有技術抗辯過程中，應當考慮材料特征和方法特征。該結論與最高院發(fā)布的指導意見是否矛盾呢？關鍵在于“材料特征和方法特征”是否等同于“非形狀構造類技術特征”。
2.方法特征和材料特征vs非形狀、構造類技術特征
2.1方法特征和材料特征
審查指南中并沒有對“材料特征和方法特征”給出準確的定義。筆者在此總結了審查指南中的相關規(guī)定[3]：
（1）實用新型專利的權利要求中可以使用已知方法的名稱和已知材料的名稱限定產品的形狀、構造。
（2）復合層可以認為是產品的構造，產品的滲碳層、氧化層等屬于復合層結構。
筆者認為：實用新型權利要求中的材料特征和方法特征是指已知材料和已知方法；對于已知材料特征，包括材料的成分、結構及其制備方法等特征。對于已知材料特征，特別指出復合層可以認為是構造類特征，關于這一點，筆者認為：復合層體現了相鄰兩層的相互關系，基本符合審查指南中關于機械構造的判斷標準，即機械構造是指構成產品的零部件的連接關系[2]；因此，即便復合層屬于材料特征，但同時具備結構特征，且體現的是產品零部件間連接關系的結構特征，所以可以被認為是構造類特征。由此得出：材料的成分特征不屬于構造類特征，但并不是所有的材料特征均不屬于構造類特征。
方法特征亦然。已知方法的涵蓋內容很廣，筆者在此以工件表面的處理方法為例。如：一種機器，包括表面經過滲碳處理的鋼制零件。該權利要求中包括方法特征“滲碳處理”，那么該方法特征是否屬于構造類特征呢？
如果直接看不容易甄別，那筆者先對該權利要求進行改寫如下：
一種機器，包括鋼制零件，所述鋼制零件的表面為滲碳層。
改寫后的權利要求中包括“滲碳層”這個技術特征。根據專利審查指南的規(guī)定，滲碳層屬于構造類特征，而本領域的技術人員應當知曉，滲碳層的制備工藝就是“滲碳處理”，滲碳處理屬于一種化學熱處理方法，鋼制件經過滲碳處理表面形成滲碳層?！皾B碳層”為材料特征，“滲碳處理的鋼制零件”屬于方法特征+材料特征，兩者的表述方法雖然不同，但是最終產品的結構、構造是相同的，所以在審查指南認為“滲碳層”屬于構造類特征的基礎上，筆者認為“滲碳處理”作為直接產生此構造的方法特征，應該也被認為是構造類特征。所謂構造類特征就是特征字義本身就屬于產品的構造，或者對產品構造的形成具有貢獻的技術特征，即筆者所采的貢獻說。
為了進一步說明“方法特征和材料特征”，筆者還對專利復審委做出的與“方法特征和材料特征”相關的無效決定進行了檢索。其中 WX7966號決定（發(fā)明創(chuàng)造名稱：三層共擠塑料板）、 WX4376號決定（發(fā)明創(chuàng)造名稱：新型軟膜天花 ）、WX5211號決定（發(fā)明創(chuàng)造名稱：無斷齒防打滑的分體空調風門電機）的決定要點均包括：如果一項技術方案與最接近的現有技術相比，其區(qū)別僅在于材料特征和/或方法特征的不同，而該材料特征和方法特征并未給所要保護的產品在形狀、構造或者其結合上帶來任何的改變，則這些特征在實用新型的創(chuàng)造性審查中不予考慮或視為不存在。上述決定要點中的“給所要保護的產品在形狀、構造或者其結合上帶來任何的改變”與筆者所采貢獻說的“貢獻”二字同義。
2.2非形狀、構造類技術特征
北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第22條的規(guī)定一方面確立了實用新型專利侵權判定適用全面覆蓋原則，另一方面也對“非形狀、構造類特征”做了概括式+列舉式的定義。
判定指南22條第2款中“不屬于產品的形狀、構造或者其結合等的技術特征”的理解是否包括對產品的形狀、構造有貢獻的技術特征，根據列舉的“用途、使用方法、材料成分（組分、配比）”等均不屬于形狀、構造類特征，同時也不會對產品的形狀、構造的形成有貢獻。但是“制造工藝”特征到底是否嚴格屬于非形狀、構造類特征呢？筆者認為，按照前文所述的貢獻說，對于產品的形狀、構造有貢獻的制造工藝特征應該屬于形狀、構造類特征。
3.案例評析
指導案例【（2017）最高法民申3712號】涉案專利的權利要求如下：
一種矩形密封圈，其特征在于包括矩形橡膠密封圈（1），矩形橡膠密封圈（1）的外緣包裹有經熱壓制成的厚度為0.20—0.50mm的聚四氟乙烯包裹層（2）。本案的爭議焦點之一是國標GB/T13404-2008的現有技術抗辯是否成立。經過技術特征對比發(fā)現，GB/T13404-2008沒有公開聚四氟乙烯包裹層的制備方法，而涉案專利權利要求的表述為：“外緣包裹有經熱壓制成的聚四氟乙烯包裹層”?！盁釅褐瞥伞睂儆诜椒ㄌ卣鳎鶕拔牡姆治?，方法特征根據其對產品形狀、結構的貢獻可以屬于形狀、構造類特征，也可能屬于非形狀、構造類特征，在新創(chuàng)性審查中不予考慮。下面討論一下“熱壓制成”對產品的形狀、構造的貢獻度。
筆者對涉案專利的權利要求進行拆解改寫：一種矩形密封圈，其特征在于，包括矩形橡膠密封圈（1），矩形橡膠密封圈（1）的外緣包裹有聚四氟乙烯包裹層，所述聚四氟乙烯包裹層為經熱壓制成，厚度為0.20—0.50mm。
改寫后的權利要求與原權利要求的含義一致，其中“熱壓”是對聚四氟乙烯包裹層的限定，也就是說該方法特征僅僅是對產品零部件中的一個零部件的制造方法進行限定。而譚熙寧申請再審稱，涉案專利發(fā)明創(chuàng)造點在于將聚四氟乙烯與橡膠通過熱壓的方法有機地結合在一起。二審法院認為：通過熱壓工藝將聚四氟乙烯材料包裹到橡膠材料上是加工領域的常用技術手段[4]。
不管是專利權人還是二審法院都是將技術特征“熱壓”理解為是對聚四氟乙烯包裹層和橡膠密封圈結合方式的限定，但此處的正解應為對聚四氟乙烯包裹層制造方法的限定。對此，最高人民法院認為：盡管本實用新型專利在其權利要求1中用“熱壓”限制聚四氟乙烯包裹層，但“熱壓”既不屬于形狀范疇，也不屬于構造范疇，故不屬于本實用新型專利的保護范圍，因而國家標準未公開“熱壓”這一非形狀構造類技術特征，不影響恒達公司根據該標準主張現有技術抗辯。最高法院認為“熱壓”是用來限制聚四氟乙烯包裹層的，屬于非形狀、構造類特征。最高法院直接給出了認定“熱壓”為非形狀、構造類技術特征的結論，但沒有給出推理過程，下面筆者按照貢獻說對該認定的過程進行解釋：
首先，熱壓屬于方法特征，屬于對聚四氟乙烯包裹層制備方法的限定。該制備方法是否符合貢獻說，筆者檢索了GB/T13404-2008發(fā)布之前聚四氟乙烯的加工成型工藝，發(fā)現熱壓制備聚四氟乙烯層在GB/T13404-2008發(fā)布前就屬于成熟的聚四氟乙烯加工工藝[5][6]，且熱壓制備的聚四氟乙烯可用于制備O型密封圈的包覆層[6]，所以熱壓制備方法本身并不會對產品的結構、構造產生影響。
其次，如果將涉案專利權利要求做如下改寫：
一種矩形密封圈，其特征在于，包括矩形橡膠密封圈（1）和聚四氟乙烯包裹層，所述聚四氟乙烯包裹層經熱壓工藝包裹在矩形橡膠密封圈（1）的外緣上，所述聚四氟乙烯包裹層厚度為0.20—0.50mm。
此時“熱壓”是對聚四氟乙烯包裹層和橡膠密封圈結合方式的限定，是否就能認為是形狀、構造類特征呢？關鍵點在于該熱壓工藝是否能對產品的形狀和/或構造的產生影響或貢獻。如果可以舉證將聚四氟乙烯層通過熱壓方式包裹到橡膠密封圈上，可以產生復合層結構，那么就有可能認為是構造類特征；如果熱壓工藝只是聚四氟乙烯層的制備工藝，不會使聚四氟乙烯包裹層和橡膠密封圈的結合或連接產生變化，那么根據貢獻說，該方法特征仍然是非形狀、構造類特征，對實用新型專利的新創(chuàng)性沒有貢獻，認為其不屬于實用新型專利的保護范圍也是合理的。
所以，最高法院發(fā)布的指導意見：實用新型專利的非形狀構造類技術特征在認定現有技術抗辯時原則上不予考慮，與實用新型專利授權確權程序中技術貢獻說是一致的，并不存在矛盾。
結語
綜上所述，非形狀、構造類特征并不等同于方法特征和材料特征，方法特征和材料特征對于產品的形狀、構造的變化有貢獻的，可以認為是形狀、構造類特征。非形狀、構造類特征基本上不會對實用新型專利的新創(chuàng)性產生貢獻，最高院在指導意見中使用“原則上不予考慮”，為特殊情形下考慮非形狀、構造類特征留下可能。
參考文獻：
[1] 蘇團，專利侵權訴訟中的現有技術抗辯,[N]人民法院報，2013-11-13；
[2] 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社,2009:411.
[3] 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社,2009:54-56.
[4] （2016）蘇民終1079號民事判決書；
[5] 徐下忠、樂啟發(fā)、張良武，聚四氟乙烯的加工成型技術[J]工程塑料應用，2002（30）:22-25；
[6] 譚鳳鳴. 聚四氟乙烯密封圈:ZL200520078043.8[P]. 2006-12-20。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：曹鳳梅 廣東卓建律師事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：非形狀、構造類技術特征不等同于方法特征和材料特征（點擊標題查看原文）
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