淺談PCT申請國際階段中的非正式的意見陳述

PCT申請國際階段中最重要的環(huán)節(jié)是國際檢索。在國際檢索后，申請人通常都將獲得一份國際檢索報告和一份書面意見（即PCT/ISA/210表和PCT/ISA/237表）。

實踐中，國際檢索報告和書面意見有可能給出對于請求保護的發(fā)明的權利要求全部或部分否定性的評價意見。由于國際檢索報告和書面意見在后續(xù)進入國家階段時，通常會影響國家階段的審查員對于請求保護的發(fā)明的意見，因此這樣的評價意見對將來進入國家階段是不利的。但國際檢索報告是由國際檢索單位單方面做出的，如果申請人認為國際檢索報告及書面意見是不合理的，申請人沒有機會與官方就國際檢索報告和書面意見的問題進行溝通或爭辯。

雖然申請人也可利用PCT條約19條或34條的機會來陳述意見，但是PCT條約19條是關于權利要求書修改的規(guī)定，而根據(jù)PCT條約34條需要啟動國際初步審查程序，這需要申請人承擔額外的費用。

PCT條約第19條

向國際局提出對權利要求書的修改

（1）申請人在收到國際檢索報告后，有權享受一次機會，在規(guī)定的期限內(nèi)對國際申請的權利要求向國際局提出修改。申請人可以按細則的規(guī)定同時提出一項簡短聲明，解釋上述修改并指出其對說明書和附圖可能產(chǎn)生的影響。

（2）修改不應超出國際申請?zhí)岢鰰r對發(fā)明公開的范圍。

（3）如果指定國的該國法準許修改超出上述公開范圍，不遵守（2）的規(guī)定在該國不應產(chǎn)生任何后果。

PCT條約第34條

國際初步審查單位的程序

（1）國際初步審查單位的審查程序，應遵守本條約、細則以及國際局與該單位簽訂的協(xié)議，但該協(xié)議不得違反本條約和細則的規(guī)定。

（2）（a）申請人有權以口頭和書面與國際初步審查單位進行聯(lián)系。

（b）在國際初步審查報告作出之前，申請人有權依規(guī)定的方式，并在規(guī)定的期限內(nèi)修改權利要求書、說明書和附圖。這種修改不應超出國際申請?zhí)岢鰰r對發(fā)明公開的范圍。

（c）除國際初步審查單位認為下列所有條件均已具備外，申請人應從該單位至少得到一份書面意見：

（i）發(fā)明符合第33條（1）所規(guī)定的標準；

（ii）經(jīng)該單位檢查，國際申請符合本條約和細則的各項要求；

（iii）該單位不準備按照第35條（2）最后一句提出任何意見。

（d）申請人可以對上述書面意見作出答復。

（3）（a）如果國際初步審查單位認為國際申請不符合細則所規(guī)定的發(fā)明單一性要求，可以要求申請人選擇對權利要求加以限制，以符合該要求，或繳納附加費。

（b）任何選定國的該國法可以規(guī)定，如果申請人按（a）規(guī)定選擇對權利要求加以限制，國際申請中因限制的結果而不再是國際初步審查對象的那些部分，就其在該國的效力而言，應該認為已經(jīng)撤回，除非申請人向該國的國家局繳納特別的費用。

（c）如果申請人在規(guī)定的期限內(nèi)不履行（a）所述的要求，國際初步審查應就國際申請中看來是主要發(fā)明的那些部分作出國際初步審查報告，并在該報告中說明有關的事實。任何選定國的該國法可以規(guī)定，如果該國的國家局認為國際初步審查單位的要求是正當?shù)?，該國際申請中與主要發(fā)明無關的那些部分，就其在該國的效力來說，應認為已經(jīng)撤回，除非申請人向該局繳納特別的費用。

（4）（a）如果國際初步審查單位認為

（i）國際申請涉及的主題按照細則的規(guī)定，并不要求國際初步審查單位進行國際初步審查，并且在特定的案件中決定不進行這種審查，或者

（i i）說明書、權利要求書或附圖不清楚、或者權利要求在說明書中沒有適當?shù)囊罁?jù)，因而不能對請求保護的發(fā)明的新穎件、創(chuàng)造性（非顯而易見性）或工業(yè)實用性，形成有意義的意見，上述單位將不就第33條（1）規(guī)定的各項問題進行審查，并應將這種意見及其理由通知申請人。

（b）如果認為（a）所述的任何一種情況只存在于某些權利要求或只與某些權利要求有關，該項規(guī)定只適用于這些權利要求。

淺談PCT申請國際階段中的非正式的意見陳述

所謂的“非正式的意見陳述”在《PCT申請人指南》（PCT Applicant’s Guide）第七章：國際檢索程序：通過國際檢索單位對國際申請的處理（CHAPTER 7: THE INTERNATIONAL SEARCH PROCEDURE: PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY）的7.030節(jié)中提到（http://www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip07.html），申請人可以向國際局提交非正式的意見陳述（informal comments）。該非正式的意見陳述的目的在于，如果申請人沒有要求國際初步審查，為申請人提供一個反駁國際檢索單位的書面意見的機會。

非正式的意見陳述沒有最大字數(shù)限制，非正式的意見陳述從國際公布日（the date of international publication，通常自最早優(yōu)先權日起18個月）起將在PatentScope上公開。國際局建議申請人在優(yōu)先權日起28個月的期限內(nèi)提交非正式的意見陳述，以便于在進入國家階段后可以向指定局提供相應的意見陳述。

也就是說，雖然非正式的意見陳述不會被提供給國際檢索單位，但是會被提供給指定局。從而，在國家階段的審查過程中，非正式的意見陳述有機會被國家階段的審查員充分參考，使得審查員能夠更加客觀地看待請求保護的發(fā)明，而不是單方面地受國際檢索報告和書面意見的影響。

而且非正式的意見陳述給予申請人極大限度的自由，其沒有字數(shù)限制、具體期限（在最早優(yōu)先權日起30個月內(nèi)即可）、固定格式的要求，申請人只需要明確其為非正式的意見陳述即可，因此申請人可以充分陳述其意見。

此外，提交非正式的意見陳述不會產(chǎn)生任何費用。因此，非正式的意見陳述可謂是PCT申請國際階段中表達申請人意見的有用途徑，申請人應該充分利用該途徑。

來源：康信知識產(chǎn)權

作者：孫新民北京康信知識產(chǎn)權代理有限責任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

淺談PCT申請國際階段中的非正式的意見陳述

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