專利無(wú)效宣告程序中使用公開證據(jù)的認(rèn)定

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作者：劉濤

原標(biāo)題：專利無(wú)效宣告程序中使用公開證據(jù)的認(rèn)定

前言

使用公開是專利法以及專利審查指南規(guī)定 的三類現(xiàn)有技術(shù)（出版物公開、使用公開、其他方式公開）中的一類。專利法第二十五條第五款規(guī)定了：現(xiàn)有技術(shù)是指申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)；專利審查指南規(guī)定了：現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是在申請(qǐng)日以前處于能夠?yàn)楣姭@得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容。

根據(jù)上述專利審查指南的規(guī)定可知，成為現(xiàn)有技術(shù)需要滿足以下構(gòu)成要件，包括：申請(qǐng)日前為公眾所知、以及包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容。

在實(shí)務(wù)中，關(guān)注較多的主要是申請(qǐng)日前為公眾所知這一要件的判斷，較少關(guān)注“包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容”這一要件的判斷。那么“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”這一要件的含義是什么，在實(shí)務(wù)操作中如何運(yùn)用，是作為現(xiàn)有技術(shù)成立的條件，還是對(duì)公開內(nèi)容范圍的規(guī)定，本文結(jié)合最高院公布的2019年40大知產(chǎn)案例中的（2019）最高法知行終1號(hào)行政判決案，對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行探討。

案情回顧

本案涉及被稱為“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)專利第一案（搜狗VS百度）”中輸入法刪除信息專利（ZL200810116190.8）的專利無(wú)效及行政訴訟案。先后經(jīng)歷了專利無(wú)效宣告、一審、二審程序。

專利無(wú)效宣告程序

2017年7月3日，百度作為無(wú)效請(qǐng)求人提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，請(qǐng)求宣告涉案專利全部無(wú)效，提交的證據(jù)包括飛利浦9@9r手機(jī)、夏新A8手機(jī)等實(shí)物公開證據(jù)。

2018年2月2日，專利局復(fù)審委員會(huì)作出第4W106000號(hào)無(wú)效決定，決定維持專利全部有效。在決定的理由中，復(fù)審委認(rèn)為：

飛利浦9@9r手機(jī)等實(shí)物證據(jù)在口審的演示中，只能證明在實(shí)際操作中可以實(shí)現(xiàn)輸入法的某種功能（如：長(zhǎng)按手機(jī)按鍵后清空拼音區(qū)的所有拼音），但無(wú)法表明后臺(tái)程序具體采用何種技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)該功能（可能是在手機(jī)后臺(tái)程序設(shè)置利用手機(jī)按鍵長(zhǎng)按執(zhí)行清除功能清空拼音區(qū)的所有拼音，也可能是長(zhǎng)按按鍵重復(fù)執(zhí)行刪除操作在清空完拼音區(qū)的所有拼音后手機(jī)不再接收按鍵發(fā)出的信號(hào)），因此無(wú)法確定各手機(jī)采用的完整技術(shù)方案，由于這些證據(jù)沒有清楚地公開完整的技術(shù)方案，因此上述證據(jù)不予采用，相應(yīng)的無(wú)效理由不予考慮。

可見，在無(wú)效決定的認(rèn)定中，復(fù)審委實(shí)質(zhì)上根據(jù)實(shí)物證據(jù)未清楚地公開完整的技術(shù)方案的理由，而認(rèn)為證據(jù)未滿足“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”的構(gòu)成要件，從而認(rèn)定證據(jù)不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)而不予考慮。

行政訴訟一審

百度對(duì)無(wú)效決定不服，于2018年5月29日向北京知產(chǎn)法院提起訴訟，北京知產(chǎn)法院于2019年1月28日作出一審判決。

在判決中，首先，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為復(fù)審委的審理思路并無(wú)不當(dāng)、并予以確認(rèn)“要證明使用公開，相應(yīng)的證據(jù)除了本身要滿足真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性的要求，還應(yīng)當(dāng)包含相關(guān)技術(shù)內(nèi)容，且上述技術(shù)內(nèi)容處于公眾想得知就能夠得知的狀態(tài)，同時(shí)處于該狀態(tài)的時(shí)間應(yīng)當(dāng)早于專利申請(qǐng)日，上述條件缺一不可”。其次，關(guān)于“包含相關(guān)技術(shù)內(nèi)容”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，法院對(duì)與復(fù)審委產(chǎn)生了分歧，法院認(rèn)為“一項(xiàng)技術(shù)能否成為用以評(píng)價(jià)專利權(quán)新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，更重要的是在于其能否滿足“在申請(qǐng)日之前”和“為公眾所知”兩個(gè)條件，而對(duì)其中相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的公開程度并沒有嚴(yán)格的要求”、“對(duì)于公開程度不應(yīng)設(shè)定過(guò)高的要求，只要采用一定技術(shù)手段、達(dá)到了一定技術(shù)效果，其就應(yīng)當(dāng)被視為'確定'的技術(shù)方案”。從而，認(rèn)為飛利浦等手機(jī)的實(shí)務(wù)公開構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，判決撤銷無(wú)效決定，重新作出無(wú)效決定。

可見，行政一審認(rèn)為主要還是應(yīng)當(dāng)從是否“在申請(qǐng)日前為公眾所知”的角度來(lái)判斷一項(xiàng)證據(jù)是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，“包含相關(guān)技術(shù)內(nèi)容”這一構(gòu)成要件并非主要的構(gòu)成要件，公開程度的要求應(yīng)當(dāng)較低，其認(rèn)為“只要采用一定技術(shù)手段、達(dá)到了一定技術(shù)效果”就應(yīng)當(dāng)視為確定的技術(shù)方案，滿足“包含相關(guān)技術(shù)內(nèi)容”的構(gòu)成要件。

行政訴訟二審

原審原告百度、原審第三人搜狗均不服一審判決，進(jìn)行了上訴。2019年9月2日，最高院作出行政二審判決，維持一審原判。

在二審判決中，并未涉及“包含相關(guān)技術(shù)內(nèi)容”這一構(gòu)成要件的討論，僅就“在申請(qǐng)日前”“為公眾所知”兩個(gè)構(gòu)成要件進(jìn)行了闡述：“現(xiàn)有技術(shù)具有一定的相對(duì)性和確定性。在專利權(quán)創(chuàng)造性審查程序中，這種相對(duì)性是相對(duì)于被審查的專利而言的，即現(xiàn)有技術(shù)必須是在被審查專利申請(qǐng)日以前公開的技術(shù)。同時(shí)，現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是確定公開的，處于公眾想得知就能得知的狀態(tài)”。

討論

從案例來(lái)看，無(wú)效決定與一、二審判決對(duì)于專利指南中所規(guī)定的“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”這一要件的認(rèn)定，出現(xiàn)了分歧。

無(wú)效決定認(rèn)為，這一要件是判斷是否成立現(xiàn)有技術(shù)的要件之一，當(dāng)證據(jù)由于未公開確定的技術(shù)方案的情況下，證據(jù)由于不“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”而導(dǎo)致不能成為現(xiàn)有技術(shù)。

一審認(rèn)為，雖然“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”是構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的要件之一，但公開充分的程度并不應(yīng)該設(shè)定過(guò)高，只要采用一定技術(shù)手段、達(dá)到了一定技術(shù)效果”就應(yīng)當(dāng)視為確定的技術(shù)方案，成為現(xiàn)有技術(shù)。

二審認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)的成立應(yīng)當(dāng)滿足在申請(qǐng)日前為公眾所知兩個(gè)條件，并將其概括為相對(duì)性和確定性兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，二審的裁判要點(diǎn)中并未涉及“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”的判斷。

可見，無(wú)效決定與一審、二審判決的主要區(qū)別點(diǎn)在于，如何認(rèn)定專利審查指南中所規(guī)定的“并包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容”這一構(gòu)成要件。是將其作為現(xiàn)有技術(shù)成立的必要條件之一，以嚴(yán)格的公開充分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷、還是以寬松的公開充分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷，或是不把他作為現(xiàn)有技術(shù)的成立要件，另外，如果不將其作為現(xiàn)有技術(shù)的成立要件的話，那么立法意義何在。

“公開充分”與“現(xiàn)有技術(shù)”的關(guān)系

專利審查指南曾經(jīng)將清楚、完整的公開作為現(xiàn)有技術(shù)的成立條件[1]，但后經(jīng)修改刪除。如《審查指南（2001 版）》規(guī)定了：一份清楚、完整地公開了發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的技術(shù)方案的對(duì)比文件，是損害該發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的新穎性的文件。但該規(guī)定在《審查指南（2006 版）》修訂時(shí)被刪除。另外，針對(duì)化合物的新穎性判斷，指南第二部分第十章第 5.1節(jié)特別指出，如果在一份對(duì)比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請(qǐng)人能夠提供證據(jù)證明在申請(qǐng)日之前無(wú)法獲得該化合物的除外。類似地，EPO的判例法中針對(duì)化合物制備也規(guī)定了：只有對(duì)比文件中記載的主題已經(jīng)可為公眾獲得，且其信息足以使得技術(shù)人員在對(duì)比文件的相關(guān)日期基于當(dāng)時(shí)的常規(guī)知識(shí)能夠?qū)嵤┰撝黝}的技術(shù)教導(dǎo)時(shí)，才構(gòu)成 Art. 54(1) EPC 的現(xiàn)有技術(shù)。當(dāng)化合物的初始原料無(wú)法獲得時(shí)，化合物不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。JPO也有類似的規(guī)定。

《專利審查指南》第二部分第三章第2.3對(duì)比文件一節(jié)中規(guī)定：

對(duì)比文件是客觀存在的技術(shù)資料。引用對(duì)比文件判斷發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性和創(chuàng)造性等時(shí)，應(yīng)當(dāng)以對(duì)比文件公開的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)。該技術(shù)內(nèi)容不僅包括明確記載在對(duì)比文件中的內(nèi)容，而且包括對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，隱含的且可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。但是，不得隨意將對(duì)比文件的內(nèi)容擴(kuò)大或縮小。另外，對(duì)比文件中包括附圖的，也可以引用附圖。但是，審查員在引用附圖時(shí)必須注意，只有能夠從附圖中直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)特征才屬于公開的內(nèi)容，由附圖中推測(cè)的內(nèi)容，或者無(wú)文字說(shuō)明、僅僅是從附圖中測(cè)量得出的尺寸及其關(guān)系，不應(yīng)當(dāng)作為已公開的內(nèi)容。

可見，根據(jù)專利審查指南的上述規(guī)定來(lái)看，公開不充分并非成立現(xiàn)有技術(shù)的條件，而是三性評(píng)判階段用于判斷證據(jù)具體公開哪些內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)于“包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容”要件的考量

《以案說(shuō)法》第二章“現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計(jì)”中，第1.1節(jié)對(duì)“為公眾所知的概念”進(jìn)行闡釋，其中第1.1.1闡釋了公眾與特定人、第1.1.2闡釋了能夠?yàn)楣姭@得的狀態(tài)、第1.1.3闡釋了能夠得知的內(nèi)容，第1.1.3中提到：

判斷構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，除了要滿足在申請(qǐng)日以前處于能夠?yàn)楣姭@得的狀態(tài)的要求，我國(guó)《專利審查指南》還規(guī)定了公開的信息應(yīng)當(dāng)包含有能夠使公眾從中得知實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容。公開使用能夠使產(chǎn)品處于為公眾獲得的狀態(tài)，但那些不能僅從外觀上獲知產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)、組成和功能等信息的產(chǎn)品，公眾可以通過(guò)其他正當(dāng)方法從中獲知實(shí)質(zhì)性技術(shù)信息的，仍然構(gòu)成使用公開，這些方法包括破壞性拆解、借助已有的儀器設(shè)備或檢測(cè)方法進(jìn)行分析檢測(cè)等。

可見，《以案說(shuō)法》認(rèn)為“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容”是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)公開內(nèi)容范圍的規(guī)定。只有為公眾所知的實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)，才能成為現(xiàn)有技術(shù)的公開信息，不能為公眾所知的實(shí)質(zhì)性技術(shù)知識(shí)，不能作為現(xiàn)有技術(shù)的公開信息，但并不影響現(xiàn)有技術(shù)的成立。

《中國(guó)專利法詳解》2011年第1版中探討了構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的條件：

所謂“為公眾所知”，是指“有關(guān)技術(shù)內(nèi)容在申請(qǐng)日之前處于公眾能夠獲得的狀態(tài)”。

采用不同的信息傳播方式，“為公眾所知”的對(duì)象可能有所不同。例如：某電力公司開發(fā)研制了一種新型變壓器，公開場(chǎng)合安裝使用該變壓器的行為不足以使其發(fā)明創(chuàng)造成為現(xiàn)有技術(shù)，因?yàn)楣姴豢赡軆H僅通過(guò)外部觀察就得知該變壓器的內(nèi)部繞組結(jié)構(gòu)。又例如公交公司對(duì)公交車制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)，則該公司在公開場(chǎng)合使用經(jīng)改進(jìn)的公交車的行為就不足以使其發(fā)明創(chuàng)造成為現(xiàn)有技術(shù)，因?yàn)楣姴豢赡軆H僅通過(guò)外部觀察就得知公交車的內(nèi)部制動(dòng)系統(tǒng)。

相比之下，在公開銷售、提供產(chǎn)品的情況下，該產(chǎn)品所包含的所有技術(shù)內(nèi)容，都將構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，因?yàn)橘?gòu)買者或者獲得者已經(jīng)成為該產(chǎn)品的合法擁有者，有權(quán)對(duì)其產(chǎn)品的里里外外進(jìn)行全面觀察研究，甚至進(jìn)行破壞性拆卸，以了解其內(nèi)部技術(shù)細(xì)節(jié)。

從上面的分析可以看出，所謂有關(guān)技術(shù)內(nèi)容在申請(qǐng)日之前“處于公眾能夠獲得的狀態(tài)”，應(yīng)當(dāng)包含了公眾“能夠通過(guò)正當(dāng)途徑獲得”該技術(shù)內(nèi)容的限制性條件。

結(jié)語(yǔ)

結(jié)合一二審判決、《以案說(shuō)法》、《中國(guó)專利法詳解》來(lái)看，我們認(rèn)為“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”是現(xiàn)有技術(shù)的重要的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)將其融入相對(duì)性、確定性這兩個(gè)條件的判斷中，作為對(duì)公開信息范圍的限定。

即：“相對(duì)性”判斷的就是判斷實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容是否在申請(qǐng)日前公開、確定性的判斷就是判斷實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容是否為公眾所知。也即是說(shuō)，只有在申請(qǐng)日前為公眾所知的技術(shù)內(nèi)容，才能夠作為現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容，當(dāng)某一技術(shù)內(nèi)容不能夠被判斷為在申請(qǐng)日前、為公眾所知的情況下，該技術(shù)內(nèi)容不是現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容。

具體到本案，我們認(rèn)為，當(dāng)手機(jī)后臺(tái)技術(shù)無(wú)法從演示過(guò)程唯一確定的情況下，該后臺(tái)技術(shù)并不處于為公眾所知的狀態(tài)，那么就不能作為現(xiàn)有技術(shù)的公開內(nèi)容。但由于手機(jī)實(shí)物，起碼公開了點(diǎn)擊刪除鍵、清空屏幕的功能，那么并不能否定手機(jī)實(shí)物成為現(xiàn)有技術(shù)。

本案對(duì)于無(wú)效宣告實(shí)務(wù)的啟示在于，“包含實(shí)質(zhì)性技術(shù)內(nèi)容”并不作為成立現(xiàn)有技術(shù)的獨(dú)立的判斷標(biāo)準(zhǔn)，而是應(yīng)當(dāng)融入“在申請(qǐng)日前、為公眾所知”的判斷中，成為對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具體公開哪些技術(shù)信息的一種限制條件，應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況確定具體哪些信息已經(jīng)被公開。不能由于某一技術(shù)內(nèi)容未被充分公開、不確定，而認(rèn)定整個(gè)證據(jù)不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，而是應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該技術(shù)內(nèi)容由于不滿足“在申請(qǐng)日前、為公眾所知”的條件而被認(rèn)為是區(qū)別。

另外，二審判決給出了采用“實(shí)物公開”作為證據(jù)時(shí)，無(wú)效請(qǐng)請(qǐng)求人應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題，包括：

對(duì)于實(shí)物而言，其客觀上往往使用了多個(gè)技術(shù)方案，如同一篇技術(shù)文獻(xiàn)也可能記載多個(gè)技術(shù)方案一樣。但不同的是，公眾通過(guò)閱讀技術(shù)文獻(xiàn)通常就可以得知其記載的技術(shù)方案，但公眾要得知實(shí)物上所承載的技術(shù)方案可能并不都如同其閱讀技術(shù)文獻(xiàn)那樣容易。對(duì)于以實(shí)物形式公開的技術(shù)方案，無(wú)效請(qǐng)求人在使用實(shí)物作為現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)時(shí)，有義務(wù)說(shuō)明其使用的是該實(shí)物承載的哪個(gè)技術(shù)方案作為現(xiàn)有技術(shù)，并負(fù)有證明或充分說(shuō)明公眾通過(guò)該實(shí)物能夠直觀地獲得該技術(shù)方案的義務(wù)。

筆者認(rèn)同這一觀點(diǎn)，由于實(shí)物證據(jù)的特殊性，文字描述通常難以完整說(shuō)明技術(shù)方案，但是，如果無(wú)效請(qǐng)求人僅憑當(dāng)庭演示來(lái)闡明公開的內(nèi)容的話，會(huì)導(dǎo)致合議組、對(duì)方當(dāng)事人在口審前無(wú)法明了證據(jù)的技術(shù)方案，從而造成對(duì)合議組、對(duì)方當(dāng)事人證據(jù)突襲，變相地剝奪了對(duì)方當(dāng)事人的準(zhǔn)備時(shí)間、以及陳述意見的機(jī)會(huì)。因此，在無(wú)效宣告的實(shí)務(wù)中，當(dāng)采用實(shí)物證據(jù)來(lái)作為使用公開證據(jù)時(shí)，不僅要提交實(shí)物證據(jù)本身，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)文字對(duì)所承載的具體技術(shù)方案進(jìn)行說(shuō)明。

參考文獻(xiàn)

[1]“現(xiàn)有技術(shù)公開不充分對(duì)新穎性 /創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的影響”，寇 飛  周明新，《中國(guó)發(fā)明與專利》，2014年08期

[2]《以案說(shuō)法-專利復(fù)審、無(wú)效典型案例指引》，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)編著，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2018年

[3]《專利法詳解》，尹新天著，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2012年

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉濤

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無(wú)效宣告程序中使用公開證據(jù)的認(rèn)定（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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