淺談涉外專利訴訟的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施

【小D導(dǎo)讀】 ?

越來越多的中國企業(yè)走向世界，中國的產(chǎn)品銷遍全球。但是當(dāng)中國的企業(yè)在海外剛剛站穩(wěn)腳跟，產(chǎn)品剛剛打開市場，請(qǐng)別高興的太早，隨之而來可能不是業(yè)績的持續(xù)上升，卻是競爭對(duì)手的專利侵權(quán)訴訟。

在美國，專利訴訟往往是企業(yè)構(gòu)筑競爭壁壘、打擊競爭對(duì)手的常用伎倆，尤其對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)型企業(yè)而言。中國有很多企業(yè)正是由于對(duì)專利保護(hù)的不重視，開拓的市場反為他人做了嫁衣，最后卻淪落為國外專利巨頭的代工廠商。

當(dāng)一個(gè)企業(yè)還很小，一般不會(huì)引起專利大鱷們的注意，行內(nèi)有句俗語“放水養(yǎng)魚，待肥而食”所以中國的企業(yè)在進(jìn)入美國之初，往往相對(duì)安全，但是一旦到達(dá)某種程度的規(guī)模，那么往往成為獵殺的目標(biāo)。由于侵權(quán)額可以追溯，企業(yè)有了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場之后，一個(gè)專利侵權(quán)訴訟往往會(huì)將之前的取得的市場拱手相讓，還會(huì)造成巨額賠償。以國內(nèi)著名企業(yè)中芯國際來說，在和臺(tái)積電的專利侵權(quán)訴訟中，雖然最后和解，中芯國際卻損失了10%的自有股份，三億美元現(xiàn)金，創(chuàng)始人張汝京被迫出走。由于美國屬于專利重保護(hù)國家，所以動(dòng)輒上億的賠償是中國一般企業(yè)無法承受的。

那么，當(dāng)中國公司的產(chǎn)品將要進(jìn)入海外市場，我們作為企業(yè)法律顧問又該為企業(yè)怎樣保駕護(hù)航呢。

站在企業(yè)IP的角度，對(duì)于專利風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防勝于治療，所以首當(dāng)其沖的是如何做好事先預(yù)防工作。其次是當(dāng)面臨專利侵權(quán)之訴，我們的應(yīng)對(duì)措施。

在產(chǎn)品出海楊帆之前。首先，我們應(yīng)當(dāng)對(duì)產(chǎn)品本身技術(shù)進(jìn)行解構(gòu)，列出技術(shù)清單。分別列出1、我們自己已有但未申請(qǐng)專利，而是作為技術(shù)秘密保護(hù)的技術(shù)方案；2、已經(jīng)獲得或者申請(qǐng)了專利的技術(shù)；3、通過交叉許可和購買獲得的專利技術(shù)；4、自己使用的但未獲得授權(quán)的他人的專利技術(shù)。

即使是自有專利技術(shù)，還會(huì)遇到以下幾點(diǎn)問題：1、由于專利分為使用新型和發(fā)明，實(shí)用型新專利本身不需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，所以其新穎新及其不穩(wěn)定，技術(shù)已經(jīng)授權(quán)，也極有可能侵犯他人的在先權(quán)利。2、作為發(fā)明專利由于其授權(quán)周期較長，至少要三年以上，同時(shí)在申請(qǐng)的案前的檢索中，存在6-18個(gè)月的盲期，不能充分檢索出在申請(qǐng)日之前的專利申請(qǐng)。又由于代理機(jī)構(gòu)的水平和撰寫質(zhì)量不同，答辯技巧不同。都直接影響到發(fā)明專利的授權(quán)結(jié)果和專利保護(hù)的質(zhì)量。3、由于發(fā)明專利的質(zhì)量較差，即使將該專利進(jìn)行PCT國際申請(qǐng)，獲得權(quán)利的成功率和授權(quán)質(zhì)量都比較低，這樣產(chǎn)品一出過國門，在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上幾乎是裸奔。

針對(duì)上述問題我們應(yīng)當(dāng)采取哪些措施？從專利實(shí)務(wù)上考慮，首先，我們應(yīng)當(dāng)建立海外專利預(yù)警制度，對(duì)該出口產(chǎn)品在目標(biāo)國家的專利申請(qǐng)情況進(jìn)行事先檢索，并且出具檢索報(bào)告。

檢索報(bào)告必須由有一定公信力的機(jī)構(gòu)出具，其中一點(diǎn),就是為了將來如果由于盲區(qū)無法檢索到，作為非惡意侵權(quán)的證據(jù)，減少我們的賠償金額和損失。第二就是為了將來的專利布局和外圍專利的申請(qǐng)做準(zhǔn)備。還有一點(diǎn)需要說明的是，在檢索過程中，因當(dāng)不限于關(guān)鍵字組成的檢索式的檢索，還應(yīng)當(dāng)運(yùn)用UC、FI、FTerm分類體系的跨庫檢索的方式進(jìn)行檢索。

問題來了，如果發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品有在先專利申請(qǐng)?jiān)趺崔k？ ? 以一個(gè)我本人經(jīng)手的真實(shí)的案例來說明這一問題：甲公司是一家國內(nèi)制造原料藥的企業(yè)。其產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過FDA認(rèn)證并且整個(gè)制備過程都在FDA備案，準(zhǔn)備出口到美國。但是在出口之前，其委托的專利代理機(jī)構(gòu)經(jīng)過檢索發(fā)現(xiàn)，其制備方法中的一種技術(shù)方法，是已經(jīng)在美國授權(quán)并且繼續(xù)有效的一種方法發(fā)明專利，該專利在中國雖然申請(qǐng)，但是已經(jīng)被駁回。

由于FDA的備案可以在其官網(wǎng)查詢獲得，其制備方法無疑是公開的，也就是其最直接的侵權(quán)證據(jù)。由于中國的勞動(dòng)力成本較低，所以相對(duì)于沒過過市場的產(chǎn)品，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢，所以勢必對(duì)美國市場上的其他競爭對(duì)手產(chǎn)生一定影響。如果其在產(chǎn)品在美國市場獲得成功，勢必成為專利侵權(quán)訴訟打擊的對(duì)象。而且需要指出的是，作為企業(yè)不應(yīng)對(duì)此抱有僥幸心理，正是中國由于企業(yè)不能對(duì)美國專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)有足夠警惕的認(rèn)識(shí)，才會(huì)一次次在美國市場上因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)而折戟，遠(yuǎn)的有VCD專利侵權(quán)，近的有LED專利侵權(quán)者些血淋淋的教訓(xùn)。

面對(duì)這一情況，作為企業(yè)IPer首先要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)有： 其一、如果一旦被專利權(quán)利人提出專利侵權(quán)訴訟，該涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品會(huì)被查扣。如果被認(rèn)定侵權(quán)，該相關(guān)產(chǎn)品或者在繳納專利許可費(fèi)用之后被解押，如果不在法定期限內(nèi)繳納專利許可費(fèi)用，產(chǎn)品會(huì)被罰沒、銷毀。

其二、由于該產(chǎn)品被扣而造成的違約行為，其后果和責(zé)任將由侵權(quán)方承擔(dān)。

其三、如果該產(chǎn)品被認(rèn)定侵權(quán)，根據(jù)美國法律，原告可以要求涉案產(chǎn)品的專利市場許可費(fèi)用價(jià)值的三到五倍作為懲罰性賠償。例如：該產(chǎn)品總價(jià)值100萬美金，其中使用該專利應(yīng)該繳納專利許可費(fèi)用為10萬美金，那么賠償金的金額可能是30-50萬美金。

其四、在美國，如果該案進(jìn)入司法程序，藥品專利侵權(quán)的律師費(fèi)用一般在200-300萬美金。如果該被認(rèn)定侵權(quán)，原告方的訴訟合理支出應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)（包括律師費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)、查扣費(fèi)、訴訟費(fèi)等等）。侵權(quán)方的律師費(fèi)及相關(guān)訴訟費(fèi)用一般是由自己承擔(dān)。

然后，我們要制定相關(guān)專利應(yīng)對(duì)措施和方案： 1、雖然在實(shí)際生產(chǎn)過程中，該產(chǎn)品可能使用了該專利技術(shù)，但是由于專利權(quán)利要求書的保護(hù)范圍不同，該產(chǎn)品的實(shí)際使用上，并不必然構(gòu)成專利侵權(quán)。因?yàn)閷＠Ｗo(hù)的核心是專利文獻(xiàn)，對(duì)專利文獻(xiàn)的解釋有不同的解釋原則：包括中心限定原則，周邊限定原則、折衷原則。不同的解釋原則，會(huì)帶來完全不同的解釋結(jié)果。目前國內(nèi)企業(yè)如果遇到此類情況通常會(huì)要求美國專利律師對(duì)涉及侵權(quán)的專利文獻(xiàn)和實(shí)際使用技術(shù)進(jìn)行對(duì)比和評(píng)估，出具“專利侵權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告”。如果實(shí)際使用的技術(shù)根據(jù)技術(shù)對(duì)比和解釋，不在專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)，美國專利律師會(huì)出具“專利不侵權(quán)意見”。一旦面臨訴訟，該建議對(duì)法官會(huì)產(chǎn)生重大的影響。由于涉外律師是計(jì)時(shí)收費(fèi)，該筆費(fèi)用大約在5000-10000美金左右。

2、如果美國專利律師通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的實(shí)際使用技術(shù)和該專利確實(shí)構(gòu)成了侵權(quán)。建議甲公司對(duì)該專利在美國專利局，提出專利重審。即美國專利局對(duì)該專利進(jìn)行重新審查和檢索，對(duì)其新穎新、創(chuàng)造性、程序性等多個(gè)方面進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，通過專利重審的方式，有70%的可能最終限制這個(gè)專利的范圍或者撤銷這個(gè)專利。據(jù)美國專利和商標(biāo)局統(tǒng)計(jì)，在以前的專利重新審查中，大約有12%的專利經(jīng)過重新審查證明是非法的，有58%的專利縮小了范圍，有30%的專利得到了支持。從而使涉嫌侵權(quán)的技術(shù)越過該專利的保護(hù)范圍，避免侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。該措施的優(yōu)點(diǎn)是時(shí)間短，通常6-12個(gè)月內(nèi)可以有結(jié)果；并且費(fèi)用較低，目前美國專利商標(biāo)局的官費(fèi)根據(jù)不同的程序大約在兩到三萬美金左右，律師費(fèi)用在七到十萬萬美金左右。

3、如果通過專利復(fù)審程序無法將其無效，那么我們應(yīng)當(dāng)嘗試專利逾越和外圍技術(shù)的申請(qǐng)。由于專利實(shí)質(zhì)上只是一種技術(shù)方案，對(duì)通一種產(chǎn)品可以有不同的多種技術(shù)方案，從而設(shè)計(jì)新的技術(shù)方案，對(duì)該侵權(quán)專利進(jìn)行規(guī)避。對(duì)于不可逾越的核心基礎(chǔ)專利，我們可以通過技術(shù)的改進(jìn)和完善，在其外圍申請(qǐng)大量的非核心專利，建立專利稻草人，通過交叉許可降低專利許可費(fèi)用。

4、假設(shè)該技術(shù)的周圍已經(jīng)被權(quán)利人進(jìn)行了完善的專利布局和鋪墊，即使外圍專利的申請(qǐng)也無法降低其許可成本，依然不能規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，那么只能向聯(lián)邦法院提出專利無效申請(qǐng)。在美國專利無效屬于聯(lián)邦法院管轄，屬于司法程序。屆時(shí)甲公司只能通過訴訟手段將該專利無效。但是費(fèi)用非常巨大，目前的司法程序階段，美國律師的最低成本大約在50萬美金起。周期非常長，至少在2-3年。

依然以上述案件為例，假設(shè)甲公司依然將該產(chǎn)品出口到了美國，而通過上述手段依然無法將許可費(fèi)用降低或者規(guī)避侵權(quán)專利，那么其除了老實(shí)支付許可費(fèi)用之外，別無他法，否則將要面臨巨大的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，如果許可費(fèi)用過高，違反行業(yè)平均的許可標(biāo)準(zhǔn)，甲公司可以對(duì)專利權(quán)利人提起不正當(dāng)競爭之訴，要求和其他使用該專利權(quán)利的公司支付相同許可費(fèi)用。但是中國制造的成本優(yōu)勢估計(jì)也就蕩然無存了。

如果在國外的產(chǎn)品已經(jīng)被他人以侵犯專利權(quán)利為由提起了訴訟，那我們有應(yīng)該怎辦。由于在目前的情況下，中國企業(yè)絕大多數(shù)是以被告形式出現(xiàn)。中國企業(yè)也往往以敗訴告終，但是也不乏成功的案例。典型的策略就是提起反訴和專利無效，或者雙管齊下。

由于美國的專利審查制度并非天衣無縫，專利審查員的審查工作異常巨大，所以其審查尺度相對(duì)較為寬松，無效美國專利并非不可能完成的任務(wù)。同時(shí)由于專利訴訟人往往對(duì)自己的專利也不是百分之一百有信心，所以一旦面臨無效，其首先考慮的是如果一旦無效成功，自己將會(huì)損失多少的許可費(fèi)用。就有風(fēng)險(xiǎn)成本的考慮，如果對(duì)方底氣不足，或者胃口并不是很大，一般會(huì)主動(dòng)接受和解。

其次，如果作為被告的中國企業(yè)，具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)，完全可以根據(jù)通過專利檢索和分析，設(shè)計(jì)專利陷阱，引誘對(duì)方進(jìn)行專利拖吊。最后提出反訴。典型如珠海炬力對(duì)SigmaTel的專利訴訟案。珠海炬力正是以攻為守，依托自身的專利布局，最后以戰(zhàn)求和，獲得了最終的勝利。

在之前所舉出的案例中，由于該案在中國被駁回，甲公司最后在企業(yè)IP、技術(shù)研發(fā)人員、專利律師和代理人的共同努力下，調(diào)取了被駁回的相關(guān)理由和引證文獻(xiàn)、依據(jù)，通過專利的檢索和分析，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)規(guī)避，找到了替代方案，并且將新的技術(shù)方案申請(qǐng)了PCT國際專利。產(chǎn)品也已經(jīng)通過FDA的復(fù)檢，順利出口美國。

專利之戰(zhàn)是場看不見硝煙的戰(zhàn)爭，事實(shí)上他比戰(zhàn)爭更加殘酷，因?yàn)闆]有人會(huì)同情弱者，對(duì)一些企業(yè)而言失敗意味著滅頂之災(zāi)。專利訴訟就是敵我雙方的一場攻防戰(zhàn)，勝負(fù)的關(guān)鍵在于你有多大的底牌和出牌人的技巧。專利布局和運(yùn)營必須具有前瞻性，宜未雨而綢繆，勿臨渴而掘井。如果自己沒有一點(diǎn)籌碼，那也只能人為刀俎，我為魚肉了。

作者：愛吹的小P孩來源：Patsnap智慧芽征文活動(dòng) 整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：jupyterflow.com ? IPRdaily小秘書個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014（添加驗(yàn)證請(qǐng)說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實(shí)務(wù)干貨分享、定期私密線下活動(dòng)、更有機(jī)會(huì)加入知識(shí)產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級(jí)】與全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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