淺談PCT申請國際階段中的非正式的意見陳述

PCT申請國際階段中最重要的環(huán)節(jié)是國際檢索。在國際檢索后，申請人通常都將獲得一份國際檢索報(bào)告和一份書面意見（即PCT/ISA/210表和PCT/ISA/237表）。

實(shí)踐中，國際檢索報(bào)告和書面意見有可能給出對于請求保護(hù)的發(fā)明的權(quán)利要求全部或部分否定性的評價(jià)意見。由于國際檢索報(bào)告和書面意見在后續(xù)進(jìn)入國家階段時(shí)，通常會影響國家階段的審查員對于請求保護(hù)的發(fā)明的意見，因此這樣的評價(jià)意見對將來進(jìn)入國家階段是不利的。但國際檢索報(bào)告是由國際檢索單位單方面做出的，如果申請人認(rèn)為國際檢索報(bào)告及書面意見是不合理的，申請人沒有機(jī)會與官方就國際檢索報(bào)告和書面意見的問題進(jìn)行溝通或爭辯。

雖然申請人也可利用PCT條約19條或34條的機(jī)會來陳述意見，但是PCT條約19條是關(guān)于權(quán)利要求書修改的規(guī)定，而根據(jù)PCT條約34條需要啟動國際初步審查程序，這需要申請人承擔(dān)額外的費(fèi)用。

PCT條約第19條

向國際局提出對權(quán)利要求書的修改

（1）申請人在收到國際檢索報(bào)告后，有權(quán)享受一次機(jī)會，在規(guī)定的期限內(nèi)對國際申請的權(quán)利要求向國際局提出修改。申請人可以按細(xì)則的規(guī)定同時(shí)提出一項(xiàng)簡短聲明，解釋上述修改并指出其對說明書和附圖可能產(chǎn)生的影響。

（2）修改不應(yīng)超出國際申請?zhí)岢鰰r(shí)對發(fā)明公開的范圍。

（3）如果指定國的該國法準(zhǔn)許修改超出上述公開范圍，不遵守（2）的規(guī)定在該國不應(yīng)產(chǎn)生任何后果。

PCT條約第34條

國際初步審查單位的程序

（1）國際初步審查單位的審查程序，應(yīng)遵守本條約、細(xì)則以及國際局與該單位簽訂的協(xié)議，但該協(xié)議不得違反本條約和細(xì)則的規(guī)定。

（2）（a）申請人有權(quán)以口頭和書面與國際初步審查單位進(jìn)行聯(lián)系。

（b）在國際初步審查報(bào)告作出之前，申請人有權(quán)依規(guī)定的方式，并在規(guī)定的期限內(nèi)修改權(quán)利要求書、說明書和附圖。這種修改不應(yīng)超出國際申請?zhí)岢鰰r(shí)對發(fā)明公開的范圍。

（c）除國際初步審查單位認(rèn)為下列所有條件均已具備外，申請人應(yīng)從該單位至少得到一份書面意見：

（i）發(fā)明符合第33條（1）所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；

（ii）經(jīng)該單位檢查，國際申請符合本條約和細(xì)則的各項(xiàng)要求；

（iii）該單位不準(zhǔn)備按照第35條（2）最后一句提出任何意見。

（d）申請人可以對上述書面意見作出答復(fù)。

（3）（a）如果國際初步審查單位認(rèn)為國際申請不符合細(xì)則所規(guī)定的發(fā)明單一性要求，可以要求申請人選擇對權(quán)利要求加以限制，以符合該要求，或繳納附加費(fèi)。

（b）任何選定國的該國法可以規(guī)定，如果申請人按（a）規(guī)定選擇對權(quán)利要求加以限制，國際申請中因限制的結(jié)果而不再是國際初步審查對象的那些部分，就其在該國的效力而言，應(yīng)該認(rèn)為已經(jīng)撤回，除非申請人向該國的國家局繳納特別的費(fèi)用。

（c）如果申請人在規(guī)定的期限內(nèi)不履行（a）所述的要求，國際初步審查應(yīng)就國際申請中看來是主要發(fā)明的那些部分作出國際初步審查報(bào)告，并在該報(bào)告中說明有關(guān)的事實(shí)。任何選定國的該國法可以規(guī)定，如果該國的國家局認(rèn)為國際初步審查單位的要求是正當(dāng)?shù)?，該國際申請中與主要發(fā)明無關(guān)的那些部分，就其在該國的效力來說，應(yīng)認(rèn)為已經(jīng)撤回，除非申請人向該局繳納特別的費(fèi)用。

（4）（a）如果國際初步審查單位認(rèn)為

（i）國際申請涉及的主題按照細(xì)則的規(guī)定，并不要求國際初步審查單位進(jìn)行國際初步審查，并且在特定的案件中決定不進(jìn)行這種審查，或者

（i i）說明書、權(quán)利要求書或附圖不清楚、或者權(quán)利要求在說明書中沒有適當(dāng)?shù)囊罁?jù)，因而不能對請求保護(hù)的發(fā)明的新穎件、創(chuàng)造性（非顯而易見性）或工業(yè)實(shí)用性，形成有意義的意見，上述單位將不就第33條（1）規(guī)定的各項(xiàng)問題進(jìn)行審查，并應(yīng)將這種意見及其理由通知申請人。

（b）如果認(rèn)為（a）所述的任何一種情況只存在于某些權(quán)利要求或只與某些權(quán)利要求有關(guān)，該項(xiàng)規(guī)定只適用于這些權(quán)利要求。

淺談PCT申請國際階段中的非正式的意見陳述

所謂的“非正式的意見陳述”在《PCT申請人指南》（PCT Applicant’s Guide）第七章：國際檢索程序：通過國際檢索單位對國際申請的處理（CHAPTER 7: THE INTERNATIONAL SEARCH PROCEDURE: PROCESSING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY）的7.030節(jié)中提到（http://www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip07.html），申請人可以向國際局提交非正式的意見陳述（informal comments）。該非正式的意見陳述的目的在于，如果申請人沒有要求國際初步審查，為申請人提供一個(gè)反駁國際檢索單位的書面意見的機(jī)會。

非正式的意見陳述沒有最大字?jǐn)?shù)限制，非正式的意見陳述從國際公布日（the date of international publication，通常自最早優(yōu)先權(quán)日起18個(gè)月）起將在PatentScope上公開。國際局建議申請人在優(yōu)先權(quán)日起28個(gè)月的期限內(nèi)提交非正式的意見陳述，以便于在進(jìn)入國家階段后可以向指定局提供相應(yīng)的意見陳述。

也就是說，雖然非正式的意見陳述不會被提供給國際檢索單位，但是會被提供給指定局。從而，在國家階段的審查過程中，非正式的意見陳述有機(jī)會被國家階段的審查員充分參考，使得審查員能夠更加客觀地看待請求保護(hù)的發(fā)明，而不是單方面地受國際檢索報(bào)告和書面意見的影響。

而且非正式的意見陳述給予申請人極大限度的自由，其沒有字?jǐn)?shù)限制、具體期限（在最早優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)即可）、固定格式的要求，申請人只需要明確其為非正式的意見陳述即可，因此申請人可以充分陳述其意見。

此外，提交非正式的意見陳述不會產(chǎn)生任何費(fèi)用。因此，非正式的意見陳述可謂是PCT申請國際階段中表達(dá)申請人意見的有用途徑，申請人應(yīng)該充分利用該途徑。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：孫新民北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

淺談PCT申請國際階段中的非正式的意見陳述

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