“功能性特征”解釋中的法律沖突——由“判決書”引起的疑問(wèn)

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“本文對(duì)（2022）最高法知民終2914號(hào)判決書權(quán)利要求中‘功能性特征’所作的解釋談點(diǎn)個(gè)人意見?！?br/>

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作者：張榮彥

讀過(guò)2024年6月11日發(fā)布的“（2022）最高法知民終2914號(hào)判決書”（本文簡(jiǎn)稱“判決書”）后，有些想法。在此想就該“判決書”對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”所作的解釋談點(diǎn)個(gè)人意見。

PART 01“判決書”的要點(diǎn)

該“判決書”系對(duì)專利號(hào)為201720489264.7,名稱為“一種脫毛儀”的實(shí)用新型專利侵權(quán)案件所作的終審判決。

該專利涉及一種脫毛儀，其權(quán)利要求1為：

“1.一種脫毛儀（10），其特征在于，包括：殼體，脫毛機(jī)構(gòu)（30）以及散熱機(jī)構(gòu)；所述殼體形成一容納空間，所述脫毛機(jī)構(gòu)和散熱機(jī)構(gòu)收容于該容納空間，殼體上設(shè)置有連通該容納空間的第一通風(fēng)口和第二通風(fēng)口；脫毛機(jī)構(gòu)包括脫毛部（70）和冷敷部（80），所述脫毛部用于產(chǎn)生照射向待除毛皮膚的光，所述冷敷部外露于所述容納空間，用于與皮膚接觸進(jìn)行冷敷；所述散熱機(jī)構(gòu)包括……（略）”（參照附圖1c和3c）。

本案中各方當(dāng)事人的爭(zhēng)議點(diǎn)之一是被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否具備涉案專利權(quán)利要求1所述“冷敷部”這一技術(shù)特征并落入其保護(hù)范圍。

經(jīng)審理，“判決書”做出了“被訴侵權(quán)技術(shù)方案不落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍”的判決。

其法律依據(jù)是：

1、專利法第五十九條第一款：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。

2、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》第八條（本文簡(jiǎn)稱法釋〔2016〕1號(hào)第八條）。

“判決書”認(rèn)為：

1、本案中，涉案專利權(quán)利要求1所述“冷敷部”應(yīng)屬法釋〔2016〕1號(hào)第八條中所述的“功能性技術(shù)特征”。其理由是“結(jié)合涉案專利說(shuō)明書記載的背景技術(shù)和發(fā)明目的，涉案專利的技術(shù)改進(jìn)對(duì)象正是脫毛儀中的冷敷部件”，“本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法僅通過(guò)閱讀涉案專利權(quán)利要求1即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)冷敷功能或者效果的具體實(shí)施方式，而需要進(jìn)一步閱讀涉案專利說(shuō)明書及附圖后才能確定前述實(shí)施方式”。

2、“根據(jù)涉案專利說(shuō)明書和附圖3C示出的具體實(shí)施例可進(jìn)一步判定，涉案專利權(quán)利要求1所述冷敷部在整體技術(shù)方案中是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的組成部件，如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍將變得邊界不清”。

3、“基于以上理由，被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否具備冷敷部特征，取決于與涉案專利說(shuō)明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)所述冷敷功能不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是否以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的”。

4、“經(jīng)比對(duì)，涉案專利說(shuō)明書所述實(shí)施方式中有關(guān)冷敷部的必要技術(shù)特征與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中對(duì)應(yīng)冷敷部的技術(shù)特征至少存在以下差異：

涉案專利說(shuō)明書給出的實(shí)施例中，制冷件和傳導(dǎo)件的貼合面與人體皮膚呈平行關(guān)系，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案中，對(duì)應(yīng)的兩個(gè)面基本為垂直關(guān)系，由此導(dǎo)致二者的熱傳導(dǎo)路徑存在差異。此外，涉案專利說(shuō)明書給出的實(shí)施例中，其傳導(dǎo)件系由導(dǎo)熱性能較好的金屬材質(zhì)制成的薄片，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的導(dǎo)熱件則是借用了透光部件。故被訴侵權(quán)技術(shù)方案缺少了涉案專利權(quán)利要求1所述的功能性技術(shù)特征'冷敷部'，被訴侵權(quán)技術(shù)方案不落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍”。

PART 02由上述“判決書”引起的兩點(diǎn)疑問(wèn)

1、專利權(quán)的保護(hù)范圍以“權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”還是以“說(shuō)明書實(shí)施例”為準(zhǔn)？

專利法第五十九條第一款明確規(guī)定“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”。

如“判決書”所述，該案中“冷敷部”是該專利權(quán)利要求1的一個(gè)重要技術(shù)特征，權(quán)利要求1對(duì)該技術(shù)特征的描述是：“脫毛機(jī)構(gòu)包括脫毛部（70）和冷敷部（80），所述冷敷部外露于所述容納空間，用于與皮膚接觸進(jìn)行冷敷”。

“判決書”在對(duì)“冷敷部”這一技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比時(shí)，并未對(duì)權(quán)利要求1所記載的上述技術(shù)特征作任何對(duì)比，而是遵照法釋〔2016〕1號(hào)第八條的規(guī)定，與“說(shuō)明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”進(jìn)行了對(duì)比。其所認(rèn)定的兩個(gè)必要技術(shù)特征是：

（1）“制冷件和傳導(dǎo)件的貼合面與人體皮膚呈平行關(guān)系”
（2）“其傳導(dǎo)件系由導(dǎo)熱性能較好的金屬材質(zhì)制成的薄片”

上述兩個(gè)技術(shù)特征均未被記載在其權(quán)利要求中，前者是從其附圖3c中推測(cè)出來(lái)的；后者也僅在其說(shuō)明書實(shí)施例中有所記載。

上述判斷方式固然符合法釋〔2016〕1號(hào)第八條的規(guī)定，但與專利法第五十九條中的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”相沖突。

該沖突涉及究竟應(yīng)當(dāng)如何理解專利法第五十九條中“為準(zhǔn)”和“解釋”之間的關(guān)系。

2、權(quán)利要求1的內(nèi)容是否“清楚”？

“判決書”認(rèn)為“涉案專利權(quán)利要求1所述冷敷部在整體技術(shù)方案中是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的組成部件，如果不將所述冷敷部界定為功能性技術(shù)特征，該項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍將變得邊界不清”。也就是說(shuō)，（1）授權(quán)文本中的權(quán)利要求1本身存在“邊界不清”的問(wèn)題；（2）只要將“不清楚”的技術(shù)特征冠以“功能性特征”就可以使“權(quán)利要求的保護(hù)范圍變得”“清楚”。

專利法第二十六條規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍”。

為了確保獨(dú)立權(quán)利要求的“清楚”，專利法實(shí)施細(xì)則第二十條進(jìn)一步規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”。

“功能性特征”也不應(yīng)當(dāng)例外。

“判決書”中認(rèn)為所對(duì)比的兩個(gè)技術(shù)特征均屬于“實(shí)現(xiàn)所述冷敷功能不可缺少的技術(shù)特征”，但該技術(shù)特征并未被記載在其權(quán)利要求1中。故權(quán)利要求1不符合專利法實(shí)施細(xì)則第二十條的上述規(guī)定，存在保護(hù)范圍“不清楚”的缺陷。

按照專利法的規(guī)定，如果權(quán)利要求存在不“清楚”和未“記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”的缺陷，就不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)，授權(quán)后也應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效。

該案中，人民法院通過(guò)“解釋”的方式將上述兩個(gè)必要技術(shù)特征“納入”權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，從而克服了權(quán)利要求不“清楚”和未“記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”的缺陷。無(wú)異于在專利侵權(quán)程序中對(duì)一項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)的權(quán)利要求進(jìn)行了“修復(fù)”，使之“起死回生”。該“修復(fù)行為”是否具有合法性？

“判決書”顯然是嚴(yán)格依照法釋〔2016〕1號(hào)第八條的規(guī)定作出的。該案反映出人民法院的上述司法解釋與專利法第二十六條及其實(shí)施細(xì)則第二十條之間存在沖突。

PART 03專利《審查指南》及人民法院《司法解釋》中對(duì)“功能性特征”的解釋

1、《審查指南》的有關(guān)規(guī)定

在專利法中并不存在“功能性特征”（“功能性限定”）這一概念，“功能性特征”是專利《審查指南》1993年參照《歐洲專利局審查指南》中的“functional definition”引入的一個(gè)概念。

1993年制定的《審查指南》規(guī)定：

“對(duì)于說(shuō)明書中某一特征僅給出一個(gè)實(shí)施例 ，而且權(quán)利要求中該特征是用功能來(lái)限定的情形 ，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠明了此功能也可以采用說(shuō)明書中未提到的其他替代方式來(lái)完成的話 ，則權(quán)利要求中用功能限定該特征的寫法是允許的”[1]。

2001年《審查指南》對(duì)其又作了補(bǔ)充規(guī)定：

“對(duì)于權(quán)利要求中的功能性特征 ，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”[2]。

《審查指南》的上述規(guī)定應(yīng)當(dāng)是針對(duì)專利授權(quán)程序制定的，具體說(shuō)是在專利授權(quán)前與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求中的“功能性特征”（如同“上位概念”一樣）視為“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”（如同“下位概念”）[3]。

2003年，“電池外殼的制造方法”的無(wú)效宣告請(qǐng)求案使專利復(fù)審委員會(huì)面臨權(quán)利要求中“功能性特征”的解釋問(wèn)題。由于該專利存在專利侵權(quán)訴訟的背景，在社會(huì)上有較大影響，故專利復(fù)審委員會(huì)組成了五人擴(kuò)大合議組對(duì)此案進(jìn)行了審理。

此案的案情與本案極為相似——其權(quán)利要求1中雖然寫有“限位裝置”這一功能性特征，但并未對(duì)其作任何具體限定。說(shuō)明書中也未針對(duì)“限位裝置”作任何文字說(shuō)明，僅在說(shuō)明書附圖中顯示了一種“限位裝置”的結(jié)構(gòu)（見圖3）。

只不過(guò)此案涉及的是“專利確權(quán)”判斷、而本案則涉及“專利侵權(quán)”的判斷。

此案中，對(duì)于如何解釋權(quán)利要求1中的“限位裝置”，合議組并未遵照《審查指南》的上述規(guī)定，將其視為“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比，而是以專利法第56條中“說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求書”為依據(jù)，認(rèn)定“本專利權(quán)利要求1中所述的‘限位裝置’應(yīng)當(dāng)解釋為‘具有U形結(jié)構(gòu)的固定結(jié)構(gòu)，該U形結(jié)構(gòu)的兩臂的內(nèi)壁可以限制斜楔形滑塊的運(yùn)動(dòng)極限位置’”，進(jìn)而認(rèn)定權(quán)利要求1中的“限位裝置”并未被公開。

2005年3月15日專利復(fù)審委員會(huì)就該案作出了第6990號(hào)無(wú)效宣告審查決定，維持該專利權(quán)有效。

請(qǐng)求人不服，提起行政訴訟。經(jīng)人民法院審理，認(rèn)同專利復(fù)審委員會(huì)的上述審查意見，維持了該專利權(quán)有效。

專利復(fù)審委員會(huì)的上述無(wú)效審查決定及后續(xù)人民法院的行政判決曾引起業(yè)內(nèi)的爭(zhēng)議。

2、人民法院的司法解釋

在此背景下，2009年，最高法頒布了法釋〔2009〕21號(hào)司法解釋，其中采納了復(fù)審委員會(huì)及人民法院的上述觀點(diǎn)。

其第四條為：

“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”。

2014年，筆者曾撰文就法釋〔2009〕21號(hào)的上述規(guī)定發(fā)表過(guò)個(gè)人意見[4]，認(rèn)為：

（1）在判斷專利侵權(quán)時(shí)，“以說(shuō)明書實(shí)施例作為判斷依據(jù)”與法釋〔2001〕21號(hào)中“以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)”相沖突，實(shí)踐中也缺乏可操作性；
（2）該司法解釋第五條中明確規(guī)定：“對(duì)于僅在說(shuō)明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。而其第四條所規(guī)定的“結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”實(shí)際上相當(dāng)于將“權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，納入專利權(quán)保護(hù)范圍”。其中體現(xiàn)了“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，無(wú)異于“只許州官放火，不許百姓點(diǎn)燈”；
（3）實(shí)踐中在判斷“等同侵權(quán)”時(shí)，所述的“等同”是指“技術(shù)特征”的等同。以“實(shí)施例”作為“等同”的比較對(duì)象勢(shì)必與以“技術(shù)特征”作為“等同”比較對(duì)象的原則相沖突。況且實(shí)踐中也缺乏界定“等同的實(shí)施方式”的具體標(biāo)準(zhǔn)。
（4）文中筆者曾建議將《法釋》第四條修改為：
“對(duì)于權(quán)利要求中采用'功能性限定'的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式確定該技術(shù)特征的內(nèi)容，并以寫入權(quán)利要求書中的技術(shù)特征為準(zhǔn)”。

2016年，在法釋〔2016〕1號(hào)第八條中對(duì)法釋〔2009〕21號(hào)第四條進(jìn)行了修改，將“結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”一語(yǔ)修改為“與說(shuō)明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比”。

2020年，最高法制定的“關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定（一）”第九條中對(duì)“功能性特征”再次作出定義，并與法釋〔2016〕1號(hào)第八條的定義保持了一致：

“以功能或者效果限定的技術(shù)特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件等技術(shù)特征或者技術(shù)特征之間的相互關(guān)系等，僅通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外”。

但是并未針對(duì)專利授權(quán)、確權(quán)程序中“功能性特征”的“解釋”問(wèn)題作出相應(yīng)規(guī)定。

概括起來(lái)說(shuō)，最高法針對(duì)“功能性特征”所作的司法解釋包括以下兩個(gè)要點(diǎn)：

（1）在“授權(quán)確權(quán)程序中”，權(quán)利要求中使用“功能性特征”時(shí)不可以寫明其具體實(shí)施方式；
（2）在“侵權(quán)程序中”，“功能性特征”應(yīng)當(dāng)解釋為實(shí)現(xiàn)該功能的必要技術(shù)特征。

即權(quán)利要求中的“功能性特征”只是作為一個(gè)概括性的概念使用，其內(nèi)容必須依靠說(shuō)明書和附圖予以解釋；而且其“必要技術(shù)特征”不是取決于專利權(quán)人的選擇，而是由專利復(fù)審委員會(huì)及人民法院確定。

3、《審查指南》及《司法解釋》面臨的法律沖突和矛盾

筆者認(rèn)為，按照現(xiàn)行《審查指南》及《司法解釋》的上述規(guī)定，在實(shí)踐中會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題：

（1）《審查指南》規(guī)定，授權(quán)程序中審查員在與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)，權(quán)利要求中的“功能性特征”應(yīng)當(dāng)被視為“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。據(jù)此，審查“新穎性”時(shí)，現(xiàn)有技術(shù)中“任何具有限位功能裝置”的存在都可以影響權(quán)利要求中“限位裝置”的“新穎性”。

然而“電池外殼的制造方法”無(wú)效請(qǐng)求案中，在與請(qǐng)求人提供的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)，合議組并未將“限位裝置”這一“功能性特征”解釋為“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”，而是將其解釋為“說(shuō)明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”，進(jìn)而與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了對(duì)比。由此形成了有別于《審查指南》上述規(guī)定的另一種“解釋”。

合議組的上述解釋方式顯然得不到《審查指南》的支持，但在后續(xù)行政訴訟程序中卻得到了一審法院的認(rèn)可，并在以后的無(wú)效請(qǐng)求案件中被采納[5]。對(duì)此，業(yè)內(nèi)一直存在爭(zhēng)議。

最高法2020年制定的“關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定（一）”中，雖然對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”的“定義”作出了明確規(guī)定，但對(duì)無(wú)效程序中“功能性特征”的“解釋”卻未作相應(yīng)規(guī)定。致使上述“電池外殼的制造方法”中合議組所作的“解釋”缺少必要的法律支持。在無(wú)效程序中應(yīng)當(dāng)如何解釋權(quán)利要求中的“功能性特征”仍是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。

筆者認(rèn)為，無(wú)效程序是授權(quán)程序的繼續(xù)，即一項(xiàng)專利申請(qǐng)被授予專利權(quán)后，應(yīng)社會(huì)公眾的請(qǐng)求，對(duì)該授權(quán)專利的一次“復(fù)審”。兩個(gè)程序雖然審級(jí)不同，但審查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)相同。否則將會(huì)出現(xiàn)以下悖論：

如果“電池外殼的制造方法”案中無(wú)效程序中請(qǐng)求人提供的對(duì)比文件是授權(quán)前審查員檢索到的，審查員無(wú)疑將依照《審查指南》的上述規(guī)定將“限位裝置”視為已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開。該認(rèn)定勢(shì)必與無(wú)效程序中合議組作出的結(jié)論相沖突。

上述沖突有待《審查指南》作出相應(yīng)規(guī)定或者通過(guò)最高法的司法解釋予以解決。

（2）假設(shè)有人針對(duì)“一種脫毛儀”的實(shí)用新型專利提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，其理由是該專利權(quán)利要求1缺少“記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征”，不符合專利法實(shí)施細(xì)則第二十條的規(guī)定。

專利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)該無(wú)效宣告請(qǐng)求會(huì)作出怎樣的決定？

如果認(rèn)定其無(wú)效理由成立，即權(quán)利要求中使用“功能性特征”時(shí)應(yīng)當(dāng)寫明其“必要技術(shù)特征”。據(jù)此，前述“電池外殼的制造方法”一案中的權(quán)利要求1也應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效，不應(yīng)當(dāng)被維持有效。

如果認(rèn)為“限位裝置”這類“功能性特征”可以不受專利法實(shí)施細(xì)則第二十條的制約，其法律依據(jù)何在?

如果該案進(jìn)入行政訴訟程序，人民法院會(huì)如何處置該案？

假若人民法院認(rèn)為所述的兩個(gè)技術(shù)特征不屬于“必要技術(shù)特征”，勢(shì)必與侵權(quán)程序中上述的“判決書”相沖突。

如果認(rèn)為“冷敷部”可以不寫入其“必要技術(shù)特征”，其法律依據(jù)是什么？

（3）假如一件與自行車有關(guān)的發(fā)明專利申請(qǐng)，其發(fā)明點(diǎn)在于對(duì)自行車驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)做出的改進(jìn)。說(shuō)明書及附圖中對(duì)所述的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)作了詳細(xì)說(shuō)明，但其權(quán)利要求1被寫作：

“一種自行車，包括車架和車輪，其特征在于在車架上設(shè)置一驅(qū)動(dòng)裝置用來(lái)驅(qū)動(dòng)車輪轉(zhuǎn)動(dòng)”。

這種權(quán)利要求是否可以因“驅(qū)動(dòng)裝置”屬于“功能性特征”而被授予專利權(quán)，或者說(shuō)該權(quán)利要求是否滿足專利法有關(guān)“清楚”的要求？

對(duì)此，筆者表示擔(dān)憂。

歸根到底，上述疑問(wèn)和沖突均源自對(duì)專利法第五十九條中“說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”這句話的理解。

PART 04筆者對(duì)專利法第五十九條第一款的理解

1、如何解讀“保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”

什么是“權(quán)利要求的內(nèi)容”？

專利法實(shí)施細(xì)則第十九條規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)記載發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征”。故“權(quán)利要求的內(nèi)容”就是指權(quán)利要求中的“技術(shù)特征”?！耙云錂?quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”應(yīng)當(dāng)理解為“以其權(quán)利要求的技術(shù)特征為準(zhǔn)”。

2、如何解讀“說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”

特別需要注意的是，專利法第五十九條“說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”這后半句話中的“內(nèi)容”兩個(gè)字是2008年修改專利法時(shí)加入的。修改前這句話為“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”。

“權(quán)利要求”與“權(quán)利要求的內(nèi)容”顯然不是一個(gè)概念。將“解釋”的對(duì)象由“權(quán)利要求”修改為“權(quán)利要求的內(nèi)容”意味著對(duì)“解釋對(duì)象”的進(jìn)一步限縮和明確。即“解釋的對(duì)象”是權(quán)利要求中所存在的“技術(shù)特征”，而非權(quán)利要求本身。

如果說(shuō)在“權(quán)利要求”中增加某個(gè)“技術(shù)特征”尚可以被視為“對(duì)權(quán)利要求的解釋”，但通過(guò)增加某個(gè)“技術(shù)特征”來(lái)“解釋”權(quán)利要求中的“技術(shù)特征”顯然不合邏輯，這種“解釋”實(shí)為對(duì)技術(shù)特征的替代或補(bǔ)充。

“解釋”的含義是“分析闡明”[6]。故“說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”這句話中的“解釋”一語(yǔ)應(yīng)當(dāng)理解為以說(shuō)明書及附圖為依據(jù)，對(duì)權(quán)利要求中某技術(shù)特征的含義所作的“分析闡明”。這種“分析闡明”不應(yīng)當(dāng)取代該“技術(shù)特征”的存在。

基于上述理解，專利法第五十九條中的前、后兩句話應(yīng)當(dāng)有主次之分：

“為準(zhǔn)”一語(yǔ)意味著權(quán)利要求中的“技術(shù)特征”是判斷專利保護(hù)范圍的唯一依據(jù)。

如果將權(quán)利要求中的“冷敷部”理解為一個(gè)“上位概念”，則其說(shuō)明書中的實(shí)施例即相當(dāng)于從屬于該“上位概念”的一個(gè)“下位概念”。

就概念而言，用“下位概念”“解釋”“上位概念”顯然不合邏輯；就內(nèi)容而言，用說(shuō)明書中的一個(gè)具體實(shí)施例解釋權(quán)利要求中的“冷敷部”，相當(dāng)于對(duì)“冷敷部”這一“功能性特征”所作的進(jìn)一步限定。

廣而言之，用“說(shuō)明書實(shí)施例”“解釋”權(quán)利要求中的“功能性特征”，無(wú)異于用一“具體實(shí)施方式”取代了權(quán)利要求中的“功能性特征”，使“功能性特征”名存實(shí)亡，有違“以其權(quán)利要求的技術(shù)特征為準(zhǔn)”這一前提。

3、如何解讀“說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”中的“可以”

筆者認(rèn)為，其中所述的“可以”并不意味著“解釋”不受約束。從上述案例分析中不難看出至少以下兩種情況是“不可以”的：

（1）“解釋”不能違反專利法的有關(guān)規(guī)定

專利局的《審查指南》和人民法院的《司法解釋》均屬于“部門規(guī)章”，其任何規(guī)定都不能與專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定相沖突。在部門規(guī)章中固然可以引入“功能性特征”這一概念對(duì)權(quán)利要求中的技術(shù)特征進(jìn)行分類并對(duì)其作出解釋，但解釋時(shí)不能賦予“功能性特征”以“特權(quán)”?！肮δ苄蕴卣鳌钡氖褂眉敖忉尪紤?yīng)當(dāng)受到專利法的制約。

該案中，人民法院針對(duì)權(quán)利要求中“冷敷部”“不清楚”的問(wèn)題，借“功能性特征”的名義引入了兩個(gè)“必要技術(shù)特征”作為對(duì)比對(duì)象，無(wú)異于通過(guò)“功能性特征”“解釋”的方式消除了權(quán)利要求中所存在的實(shí)質(zhì)性缺陷，于法無(wú)據(jù)。

（2）“解釋”不能與“部門規(guī)章”中的其它規(guī)定相沖突

專利《審查指南》明確規(guī)定：在無(wú)效宣告程序中，“一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征”[7]；如上所述，最高法制定的《法釋〔2009〕21號(hào)》第五條也明確規(guī)定：“對(duì)于僅在說(shuō)明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。這是行政機(jī)關(guān)和人民法院對(duì)專利權(quán)人制定的規(guī)則，該規(guī)則適用于專利權(quán)人，同樣也應(yīng)當(dāng)適用于規(guī)則的制訂者。

在上述“電池外殼的制造方法”案中，專利復(fù)審委員會(huì)借“解釋”的名義將說(shuō)明書中所述的技術(shù)特征作為對(duì)比對(duì)象，相當(dāng)于將“未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征”加入權(quán)利要求中；本案中，人民法院將“僅在說(shuō)明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”“納入專利權(quán)保護(hù)范圍”，顯然與其部門規(guī)章中的既定原則相背離。

如果對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”“解釋”過(guò)度，其法律后果便是：

“專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”變成了“專利權(quán)的保護(hù)范圍以說(shuō)明書及附圖為準(zhǔn)”；對(duì)權(quán)利要求內(nèi)容的“解釋”無(wú)異于對(duì)權(quán)利要求內(nèi)容的“修改”、對(duì)技術(shù)特征的“補(bǔ)充”或“替代”。

PART 05美、歐對(duì)“功能性特征”的規(guī)定

1、美國(guó)專利法第116條第二款規(guī)定：

“權(quán)利要求中構(gòu)成整體的某個(gè)技術(shù)特征也可以通過(guò)實(shí)現(xiàn)某特定功能的裝置或步驟來(lái)表述，而不限定實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作，這種權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被理解為覆蓋了其說(shuō)明書中所公開的相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作及其等同物”；
2011年美國(guó)專利局制定的《專利法第112條的補(bǔ)充審查指南》對(duì)“功能性限定”在權(quán)利要求中的使用又進(jìn)一步規(guī)定：
權(quán)利要求中的“功能性特征無(wú)需包括實(shí)現(xiàn)所述功能的必須結(jié)構(gòu)”[8]。

根據(jù)美國(guó)的上述規(guī)定，使用“功能性特征”時(shí)，權(quán)利要求中不必寫明實(shí)現(xiàn)該功能的實(shí)施方式，其含義通過(guò)說(shuō)明書公開的內(nèi)容進(jìn)行解釋。

2、《歐洲專利局審查指南》針對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”的使用則規(guī)定[9]：

“就功能性限定而言，確保其在權(quán)利要求中的保護(hù)內(nèi)容清楚是最為重要的。因此，應(yīng)當(dāng)盡可能做到使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚該用語(yǔ)的含義”[10]。

即使用“功能性特征”時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保其內(nèi)容“清楚”，使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚該用語(yǔ)的含義。

由此不難看出，美、歐對(duì)“功能性特征”的使用和解釋完全不同。前者帶有“中心限定”的色彩；而后者則是“折中限定”的體現(xiàn)。

3、相比之下，專利復(fù)審委員會(huì)在無(wú)效程序中所執(zhí)行的判斷原則以及最高法法釋〔2016〕1號(hào)第八條所作的規(guī)定均受到美國(guó)專利局上述規(guī)定的影響。即權(quán)利要求中的“功能性特征”不必寫入實(shí)現(xiàn)所述功能的具體結(jié)構(gòu)，而是依靠說(shuō)明書對(duì)其進(jìn)行解釋。

眾所周知，我國(guó)專利法基本上采用了歐洲專利公約“折中限定”的原則。將美國(guó)有關(guān)“功能性特征”的規(guī)定移植入我國(guó)，難免“水土不服”，出現(xiàn)上述的沖突和矛盾也就在所難免了。

4、我國(guó)專利《審查指南》基本上是參照《歐洲專利局審查指南》制定的。然而對(duì)于“功能性特征”的使用，我國(guó)《審查指南》中并未就如何“確保其在權(quán)利要求中的保護(hù)內(nèi)容清楚”作出具體規(guī)定，致使授權(quán)的權(quán)利要求中，對(duì)所使用的“功能性特征”缺少必要的限定，無(wú)法滿足專利法有關(guān)“清楚”和寫明“必要技術(shù)特征”的要求。

據(jù)此，筆者認(rèn)為，著眼于我國(guó)專利法與歐洲專利公約的淵源關(guān)系，我國(guó)的《審查指南》及人民法院的《司法解釋》更多地參照《歐洲專利局審查指南》的有關(guān)規(guī)定作出調(diào)整比較合理。

例如：

為確保權(quán)利要求中的“功能性特征”滿足“清楚”的要求，參照《歐洲專利局審查指南》的相關(guān)規(guī)定，在《審查指南》中對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”的使用作出明確規(guī)定，以確保“本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚該用語(yǔ)的含義”。

為使《司法解釋》中對(duì)“功能性特征”的定義與我國(guó)的專利法體系相適應(yīng)，將《法釋2020（一）》第九條、法釋〔2016〕1號(hào)第八條稍作調(diào)整。例如，將其中的 “僅通過(guò)”一語(yǔ)后移，而將“除外”一語(yǔ)刪除，即修改為：

“以功能或者效果限定的技術(shù)特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件等技術(shù)特征或者技術(shù)特征之間的相互關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行概括的技術(shù)特征。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式”。

PART 06結(jié)語(yǔ)

對(duì)于權(quán)利要求中“功能性特征”的使用和解釋，筆者多年來(lái)一直予以關(guān)注，也曾多次發(fā)表過(guò)一些看法。[11][12][13][14][15][16][17][18][19]在筆者所著的《機(jī)械領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)文件的撰寫與審查》（2024年第五版）中，筆者對(duì)在先發(fā)表的觀點(diǎn)又進(jìn)行了梳理。

本文中，筆者依據(jù)該書中的觀點(diǎn)對(duì)最高法的“判決書”及其所涉及的法律問(wèn)題發(fā)表了一些看法，只是個(gè)人的一己之見。作為學(xué)術(shù)討論，期待得到人民法院及業(yè)內(nèi)朋友的批評(píng)指正。

概括起來(lái)說(shuō)，筆者對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”的“解釋”所持的觀點(diǎn)是：

1、“功能性特征”這一概念在專利法中并不存在，是部門規(guī)章從歐洲專利局審查指南中引入的一個(gè)概念。權(quán)利要求中的“功能性特征”不享有任何特權(quán)，其“使用及解釋”應(yīng)遵循專利法的有關(guān)規(guī)定。

2、“功能性特征”與通常使用的“上位概念”具有相同的屬性，其區(qū)別僅在于“上位概念”（例如“金屬”）是對(duì)某些技術(shù)特征（例如“鐵、銅、鋁”）的概括，而“功能性特征”（例如“限位裝置”）是對(duì)某些（具有限位功能的）技術(shù)方案的概括。

3、在與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)，“下位概念”（例如“鐵、銅、鋁”等）可以影響“上位概念”（例如“金屬”）的“新穎性”；具有某種功能的具體“技術(shù)方案”（例如某種“具體的限位裝置”）可以影響其“功能性特征”（例如“限位裝置”）的“新穎性”。

即在與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)，為了保持用語(yǔ)含義的一致性[20]，“功能性特征”具有其“一般含義”，即被視為“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。但這句話既不適用于“功能性特征”能否“得到說(shuō)明書支持”的審查、也不適用于專利侵權(quán)中對(duì)“功能性特征”的解釋。如果在《審查指南》中在這句話加上“審查新穎性時(shí)”這一前提，即“審查新穎性時(shí)，權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”可能更為明確，由此避免與其它環(huán)節(jié)的沖突。

4、在判斷權(quán)利要求是否“得到說(shuō)明書支持”時(shí)，權(quán)利要求中的“功能性特征”具有“特定含義”[21]，即屬于對(duì)說(shuō)明書及附圖所述實(shí)施方式的概括。

5、在專利侵權(quán)判斷中，應(yīng)當(dāng)“結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該（功能性）技術(shù)特征的內(nèi)容”，并“以權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征為準(zhǔn)”。

注釋：

[1]《審查指南》（1993）第二部分第二章第3.2.3節(jié)
[2]《審查指南》（2001）第二部分第二章第3.2.2節(jié)
[3]參見 張榮彥《機(jī)械領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)文件的撰寫與審查》2024年第五版, P344
[4]張榮彥：關(guān)于“功能性限定”（續(xù)）《中國(guó)專利與商標(biāo)》2014第2期
[5]繼上述無(wú)效請(qǐng)求案之后，又有兩位請(qǐng)求人先后于2005年9月27日和2009年12月28日就此案向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)再次提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。對(duì)于權(quán)利要求1中的“限位裝置”，兩個(gè)合議組均采納了第一次無(wú)效宣告請(qǐng)求決定中的解釋意見，并在此基礎(chǔ)上維持該專利有效。
[6]參見 《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》
[7]《專利審查指南》 第四部分第三章第4.6節(jié) 無(wú)效宣告程序中專利文件的修改
[8]does not include the structure necessary to perform the claimed function
[9]《歐洲專利局審查指南》F部第四章第4.1節(jié)
[10]The clarity of the claims is of the utmost importance in view of their function in defining the matter for which protection is sought. Therefore, the meaning of the terms of a claim should, as far as possible, be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also F-IV, 4.2).
[11]《中國(guó)專利與商標(biāo)》2013.2關(guān)于“功能性限定”
[12]《中國(guó)專利與商標(biāo)》2014.2關(guān)于“功能性限定”（續(xù)）——疑惑與建議
[13]《中國(guó)專利與商標(biāo)》2015.3“功能性限定”的使用與解釋
[14]《中國(guó)專利與商標(biāo)》2019.1從“功能性特征”的定義說(shuō)起——由“法釋〔2016〕1號(hào)”第八條想到的
[15]《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》 137期2018年7月"EPO審查指南中的“功能性特征”及其對(duì)我們的啟示"
[16]《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》165期2020年11月“功能性特征”對(duì)權(quán)利要求用語(yǔ)的“界定”
[17]《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》166期2020年12月再談“功能性特征”的使用與解釋——學(xué)習(xí)《法釋2020》有感
[18]《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》2023年8月從“電池外殼”案看“功能性特征”的定義及解釋
[19]《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》201期 關(guān)于“效果特征”的思考
[20]《機(jī)械領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)文件的撰寫與審查》（2024年第五版）“功能性特征之我見”
[21]機(jī)械領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)文件的撰寫與審查》（2024年第五版）“功能性特征之我見”

（原標(biāo)題：“功能性特征”解釋中的法律沖突——由“判決書”引起的疑問(wèn)）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張榮彥

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：“功能性特征”解釋中的法律沖突——由“判決書”引起的疑問(wèn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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