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作者:羅亞男 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所
原標(biāo)題:關(guān)于專利保護(hù)客體判斷的探討
根據(jù)《專利法》第二條第二款的規(guī)定,專利法所稱的發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案,在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時,根據(jù)技術(shù)方案三要素進(jìn)行判斷,即是否采用技術(shù)手段,解決技術(shù)問題,并獲得技術(shù)效果。本文就根據(jù)技術(shù)三要素進(jìn)行判斷的兩種思路進(jìn)行了分析,探討了在利用技術(shù)方案三要素判斷客體問題時,是否可以通過技術(shù)手段確定方案解決的問題是否構(gòu)成技術(shù)問題。
根據(jù)《專利法》第二條第二款的規(guī)定,專利法所稱的發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。《專利審查指南》規(guī)定,專利法所稱的發(fā)明,是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案,這是對可申請專利保護(hù)的發(fā)明客體的一般性定義,不是判斷新穎性、創(chuàng)造性的具體審查標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)方案是對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題,以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案,不屬于《專利法》第二條第二款規(guī)定的客體。
在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時,根據(jù)技術(shù)方案三要素進(jìn)行判斷,即是否采用技術(shù)手段,解決技術(shù)問題,并獲得技術(shù)效果。
然而,在根據(jù)技術(shù)方案三要素判斷專利保護(hù)客體問題時,可以有多種判斷思路。不同的判斷思路可能會得到并不一致的結(jié)論。
第一種判斷思路,在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時,首先考量權(quán)利要求的方案所解決的問題是否是技術(shù)問題。如果是技術(shù)問題,則確定權(quán)利要求中解決該問題的手段是否是技術(shù)手段,如果解決該問題的手段是技術(shù)手段,則確定權(quán)利要求的方案滿足了技術(shù)方案三要素的要求。如果權(quán)利要求的方案不是技術(shù)問題,則不論權(quán)利要求中解決該問題的手段是否是技術(shù)手段,都認(rèn)為權(quán)利要求的方案不滿足技術(shù)方案三要素的要求。這里,由于技術(shù)問題通常與技術(shù)效果是成對出現(xiàn)的,默認(rèn)確定了技術(shù)問題,必然相應(yīng)地取得了技術(shù)效果。
這種判斷思路從技術(shù)問題出發(fā),在過去很多審查意見中可以看到。
第二種判斷思路,在判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案時,重點在于首先考量權(quán)利要求中是否包含技術(shù)手段,然后考量這些技術(shù)手段對于權(quán)利要求的方案整體所解決的問題和實現(xiàn)的效果是否起作用。一般來講,如果這些技術(shù)手段對于權(quán)利要求的方案整體所解決的問題起了作用,可以確定采用了技術(shù)手段解決了技術(shù)問題,并獲得了相應(yīng)的技術(shù)效果。
這種判斷思路從技術(shù)手段出發(fā),考慮技術(shù)手段來確定技術(shù)問題和技術(shù)效果。
國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會編著的《以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引》第一章1.1節(jié)中關(guān)于“技術(shù)方案的判斷”中記載“判斷權(quán)利要求要求保護(hù)的方案是否解決了技術(shù)問題,應(yīng)從所采用的技術(shù)手段進(jìn)行整體判斷,不應(yīng)僅局限于權(quán)利要求涉及的主題或申請人聲稱的問題”。
“第29176號復(fù)審決定(200410049846.0)涉及一種提供直通式銀行金融服務(wù)的系統(tǒng),其包括發(fā)送和接收銀行的個人用戶的身份識別符和交易信息的遠(yuǎn)程終端,用于對接收到的信息進(jìn)行加密和解密的密押設(shè)備,用于密押設(shè)備和金融應(yīng)用服務(wù)器之間信息傳輸?shù)挠芯€傳輸網(wǎng)絡(luò),以及用于控制和處理來自密押設(shè)備的信息的金融應(yīng)用服務(wù)器。決定認(rèn)為,在判斷權(quán)利要求要求保護(hù)的方案是否解決了技術(shù)問題時,不應(yīng)僅僅考慮申請人在說明書中聲稱的“為同業(yè)金融機(jī)構(gòu)、公司等集團(tuán)用戶提供人民幣異地資金匯劃服務(wù)”這一問題,而是應(yīng)當(dāng)從技術(shù)手段入手作整體判斷,涉案申請通過專線的有線傳輸網(wǎng)絡(luò)來傳輸信息,以克服使用Internet網(wǎng)絡(luò)帶來的易遭受攻擊、易受公眾網(wǎng)絡(luò)運行狀況影響的缺點,同時利用用戶的身份識別符來防止授權(quán)客戶外的非法使用,并采用了密押設(shè)備對傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行加密來確保交易信息傳輸?shù)陌踩裕簧鲜鲇芯€傳輸網(wǎng)絡(luò)、密押設(shè)備等都是利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段,其功能實現(xiàn)與否不以人的意愿為轉(zhuǎn)移。通過涉案申請的技術(shù)手段,解決了技術(shù)問題,并且能夠在銀行用戶與銀行之間通過安全網(wǎng)絡(luò)連接進(jìn)行直通式的數(shù)據(jù)信息傳遞,有效地提高了數(shù)據(jù)傳遞的效率和安全性,獲得了技術(shù)效果。因此,該權(quán)利要求的方案屬于專利法保護(hù)的客體?!?/p>
在該復(fù)審決定所涉及的案例中,從技術(shù)手段出發(fā),考慮是否解決了技術(shù)問題,獲得了技術(shù)效果。
利用這兩種判斷思路對同樣的技術(shù)方案進(jìn)行判斷,可能會得到截然不同的結(jié)論。
例如,在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和歐洲專利局2019年所作出的《計算機(jī)實施發(fā)明/軟件相關(guān)發(fā)明專利審查對比研究報告》中列舉了如下案例:
“案例5:確定最優(yōu)(低)票價
1.權(quán)利要求
一種用于確定旅程的最佳票價的方法,所述旅程包括出發(fā)地點、到達(dá)地點,所述方法包括以下步驟:
-發(fā)送旅程請求(105),其中所述請求(105)包括所述旅程的出發(fā)地點、到達(dá)地點和對應(yīng)票價;
-通過搜索預(yù)定數(shù)據(jù)庫(104)來自動調(diào)整請求,以確定一系列附加請求,其中,每個所述附加請求包括出發(fā)地點、到達(dá)地點以及一個或者多個附加地點中的至少一項并構(gòu)成所請求的路線的至少一部分,其中,預(yù)定數(shù)據(jù)庫(104)包括所述附加請求和每個所述附加請求的對應(yīng)票價;
-選擇一個或者多個附加請求形成一個或者多個備選請求,其包括出發(fā)地點和到達(dá)地點中的至少一個并作為請求(105);
-計算每個備選請求的最新票價,以確定每個備選請求的最終票價;
-對所述票價和所述最終票價進(jìn)行比較,以確定所述旅程的最低票價。”
中國國家知識產(chǎn)權(quán)局給出的分析認(rèn)為:“要求保護(hù)的方法包括技術(shù)手段,例如‘通過在預(yù)定數(shù)據(jù)庫中搜索自動調(diào)整請求以確定一系列附加請求’以及‘比較票價和最終票價’。盡管該方法相對簡單,但其并不是純商業(yè)規(guī)則。數(shù)據(jù)庫中的比較與調(diào)整步驟與確定相關(guān)票價相關(guān)聯(lián)。因此,要求保護(hù)的主題屬于中國專利法第二條第二款規(guī)定的技術(shù)方案。”
從該分析看來,中國國家知識產(chǎn)權(quán)局給出的分析結(jié)論似乎是:權(quán)利要求1中包含 的技術(shù)特征“通過在預(yù)定數(shù)據(jù)庫中搜索自動調(diào)整請求以確定一系列附加請求”以及“比較票價和最終票價”是技術(shù)手段,技術(shù)問題似乎是“確定相關(guān)票價”,這些技術(shù)手段與該問題相關(guān)聯(lián),對解決該問題起了作用,因此,權(quán)利要求1采用了技術(shù)手段,解決了技術(shù)問題,獲得了技術(shù)效果。
這種分析似乎更契合第二種判斷思路。
如果使用第一種思路來判斷權(quán)利要求1的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案,未必可以得到一致的結(jié)論。這主要取決于“確定相關(guān)票價”是否構(gòu)成技術(shù)問題。如果認(rèn)為“確定相關(guān)票價”是技術(shù)問題,則很容易得出上述技術(shù)手段解決了該技術(shù)問題,從而權(quán)利要求1的方案滿足技術(shù)方案三要素的要求,得到的結(jié)論與上述分析一致。但是如果認(rèn)為“確定相關(guān)票價”不是技術(shù)問題,則不論上述技術(shù)手段是否對解決“確定相關(guān)票價” 的問題起了作用,都會認(rèn)為權(quán)利要求1的方案不滿足技術(shù)方案三要素的要求,這與中國知識產(chǎn)權(quán)局的結(jié)論截然相反。
那么, “確定相關(guān)票價”究竟能否構(gòu)成技術(shù)問題呢?
筆者認(rèn)為,“確定相關(guān)票價”是否構(gòu)成技術(shù)問題與在權(quán)利要求的方案中該問題得以解決的方式緊密關(guān)聯(lián)。“確定相關(guān)票價”這個問題存在無數(shù)種解決方案。如果“確定相關(guān)票價”是人為地去售票處詢問到的,則不能認(rèn)為其是技術(shù)問題。如果“確定相關(guān)票價”是響應(yīng)于用戶對計算機(jī)系統(tǒng)輸入的請求,通過計算機(jī)系統(tǒng)的自動檢索、數(shù)據(jù)處理和分析等過程來解決的,則可以認(rèn)為“確定相關(guān)票價”是技術(shù)問題。類似地,“如何找到共享單車”這個問題也可以有無數(shù)解決方案。如果是通過人在街上走動來發(fā)現(xiàn)共享單車,則將這個問題認(rèn)定為技術(shù)問題就不合適。但是如果是通過響應(yīng)于用戶的查詢請求、基于GPS定位和位置匹配等手段來解決的,將這個問題認(rèn)定為技術(shù)問題更顯恰當(dāng)。
或者,從另一個角度看,一個權(quán)利要求的方案常常能夠解決多個問題。其中有的問題從字面上或表面上看并不能體現(xiàn)技術(shù)性,例如“確定相關(guān)票價”,而有的問題可能是更嚴(yán)格意義上的技術(shù)性問題,例如,對于上述權(quán)利要求1,也可以認(rèn)為其解決的是“準(zhǔn)確高效地確定旅程的最佳票價”這樣的問題,如此該問題就隱含著提高查詢效率和查詢準(zhǔn)確度的技術(shù)性改進(jìn)了,因此將其歸為“技術(shù)問題”就顯得理由更充分了。但是認(rèn)識到“準(zhǔn)確高效地確定旅程的最佳票價”恰恰就是考慮方案中的技術(shù)手段的作用。
因此,不論從哪個角度看,在基于技術(shù)方案三要素來判斷時重點考量技術(shù)手段并以此為基礎(chǔ)考慮技術(shù)問題和技術(shù)效果似乎更為客觀。
鑒于近年來以不符合專利法第二條第二款的規(guī)定為理由發(fā)出的審查意見比過去要少很多,筆者猜測,現(xiàn)在實審審查中利用技術(shù)方案三要素進(jìn)行判斷時,可能更多地考慮了技術(shù)手段這個要素。
本文就根據(jù)技術(shù)三要素進(jìn)行判斷的兩種思路進(jìn)行了分析,探討了在利用技術(shù)方案三要素判斷客體問題時,是否可以通過技術(shù)手段確定方案解決的問題是否構(gòu)成技術(shù)問題。此為筆者的個人觀點,疏漏之處,歡迎批評指正。
參考文獻(xiàn)
[1]以案說法:專利、復(fù)審無效典型案例指引.國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會編著.——北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2018.9
[2] 計算機(jī)實施發(fā)明/軟件相關(guān)發(fā)明專利審查對比研究報告.中國國家知識產(chǎn)權(quán)局 歐洲專利局,2019
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:羅亞男 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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